Benelux Gerechtshof: Baala kan niet naast Balabooste bestaan

Benelux Gerechtshof 28 juni 2023, C 2021/11/6, IEF 21529, IEFBe 3671, (Rand Freres/Van Wees) In deze zaak kijkt het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Hof) naar het beroep van Rand Freres (hierna: verzoekster) tegen een beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. In de eerdere beslissing werd verzoekster in het ongelijk gesteld toen zij oppositie aantekende tegen de registratie van het merk 'Baala' door Van Wees. De oppositie was gebaseerd op het merk 'Bala Booste' dat verzoekster op 2008 had laten registreren. Verzoekster vraagt om vernietiging van de beslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Van Wees heeft verzoekster gevraagd bewijs aan te dragen dat zij haar merk daadwerkelijk gebruikt heeft. Daarbij verwijt zij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom dat zij de overgelegde documenten die dit gebruik bewijzen in eerste aanleg onjuist heeft beoordeeld. Ook stelt verzoekster dat er gevaar op verwarring is, omdat de tekens erg op elkaar lijken, de goederen die met dat teken zijn bestempeld identiek zijn en hetzelfde publiek wordt aangesproken. 

Het Hof neemt aan dat verzoekster inderdaad heeft voldaan aan haar plicht om te bewijzen dat zij normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk. Hoewel verzoeksters in 'slechts' twee landen heeft aangegeven te opereren, is dat genoeg om aan te nemen dat er normaal gebruik wordt gemaakt van het Europese Uniemerk. Het Benelux-Bureau heeft niet juist geoordeeld in haar aanname dat er door verzoekster geen normaal gebruik werd gemaakt van haar ingeroepen merk. Het Hof komt ook tot de conclusie dat beide partijen hetzelfde publiek - dat een normaal aandachtsniveau heeft - bedienen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat de twee merken visueel minder dan gemiddeld op elkaar lijken, door de extra 'A' in 'Baala' en het achtervoegsel 'Boost' dat verzoekster in haar merk verwerkt heeft. Hetzelfde geldt voor de auditieve overeenstemming van de twee merken. Men zal meer aandacht besteden aan het woord 'Ba(a)la' dan aan het worod 'Boost'. De extra 'A' zorgt er niet voor dat het woord 'beduidend langer wordt uitgesproken'. Aangezien beide woorden fantasietermen zijn, is er geen sprake van begripsmatige overeenstemming. Deze overeenstemmingen tussen de merken brengen het Hof tot de conclusie dat er een verwarringsgevaar tussen de twee merken te duchten valt. Het publiek kan door de gelijkenissen menen dat de betrokken waren van dezelfde ondernemingen afkomstig zijn. De beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wordt vernietigd. 

21. Het gebruik van een Uniemerk hoeft niet noodzakelijkerwijs een geografisch uitgestrekt gebied te beslaan om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie afhangt van de kenmerken van de betrokken waren of diensten op de desbetreffende markt en, meer in het algemeen, van alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee
marktaandeel werd behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Het is evenwel niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk. De territoriale omvang is slechts één van de factoren en er kan geen de-minimisregel worden vastgesteld. Er moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

70. Mede in aanmerking genomen dat het ingeroepen merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft en dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft en zich een onvolmaakt beeld van de conflicterende merken herinnert, concludeert het Hof dat er - in aanmerking genomen de mate van overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken en de mate van overeenstemming tussen de waren - een risico bestaat dat het relevante publiek meent dat de waren en diensten waarop het ingeroepen merk en het betwiste teken betrekking hebben, afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. De minder dan gemiddelde mate van overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken wordt daarbij gecompenseerd door de mate van overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten. Het hof acht hierbij van belang dat het in de kledingsector vaak voorkomt dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft al naargelang het erdoor aangeduide type waren. Ook is het in deze sector gebruikelijk dat dezelfde confectieonderneming ter onderscheiding van haar verschillende productlijnen gebruikmaakt van submerken, oftewel tekens die van een hoofdmerk zijn afgeleid en met dit merk een dominerend element gemeen hebben.18 In casu zou het relevante publiek, gelet op het gemeenschappelijke element BALA, het teken BAALA kunnen opvatten als een submerk van het merk BALA BOOSTE. Daarmee bestaat er gevaar voor verwarring tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken.