Benelux-Gerechtshof: “kunnen dienen” is de juiste maatstaf

BenGH 15 juni 2020, IEF 19237, IEFbe 3086; C 2019/6/9 (Pet’s Budget) Merkenrecht. ANISERCO heeft op 24 januari 2017 een aanvraag ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor een Benelux-merk “Pet’s Budget”. Het Benelux-Bureau heeft deze inschrijving geweigerd, omdat het teken van Pet’s Budget te beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. ANISERCO betwist de weigering en stelt dat de uitdrukking Pet’s Budget niet beschrijvend is voor de verkochte waren. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het merk ingeburgerd door constant gebruik als merk sinds meer dan tien jaar. Dit onderscheidend vermogen zorgt ervoor dat de inschrijving niet geweigerd kan worden op de grond dat het teken beschrijvend is. Toch weigert het Benelux-Bureau op 30 januari 2019 de aanvraag definitief. Volgens het Benelux-Bureau zal de consument het teken als beschrijvend opvatten en is er geen sprake van onderscheidend vermogen, omdat ANISERCO dat niet voor de hele Benelux heeft aangetoond.

De zaak komt bij het Benelux-Gerechtshof, waar wordt geoordeeld dat het teken “kan dienen” als beschrijving van de waren en dat er geen sprake is van onderscheidend vermogen. Derhalve heeft het Benelux-Bureau de inschrijving terecht geweigerd. Kenmerkend aan deze uitspraak is dat het Benelux-Gerechtshof zeer stellig is over het juiste criterium dat van toepassing is bij het beoordelen of een teken beschrijvend is of niet. Voor het weigeren van een inschrijving op grond van het feit dat een teken beschrijvend is, is niet noodzakelijk dat de tekens op het moment van de inschrijvingsaanvraag ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Voldoende is dat die tekens daartoe kunnen dienen.

64. De bedoelde tekens en aanduidingen zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het in aanmerking komende publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks hetzij door vermelding van een van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arresten van het Gerecht van 14 juni 2OO7, Europig/BHIM (EUROPIGI,T-207/06, Jur. p. ll-1961, punt 26; van 2L mei 2008, Enercon/BHIM (E), I-329/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21., en van 2L januari 2009, Korsch/BHIM (PharmaCheckl, T-296107, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30).  

65. Opdat het BUREAU de inschrijving op grond van artikel 2.2bis,lid 1, van het BVIE zou weigeren, is het niet noodzakelijk dat de tekens en benamingen waaruit het bedoelde merk bestaat, op het moment van de inschrijvingsaanvraag, daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van de kenmerken van deze waren of diensten. Het is voldoende dat die tekens daartoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken moet daarom op grond van die bepaling geweigerd worden, indien het in minstens één van de  potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (zie naar analogie met het gemeenschapsmerk, BHIM/Wrigley, C-191,/O1- P, Jur. p. l-72447, punt 32 en Campina Melkunie, punt 38, beschikking van 5 februari 2010, Mergel e.a./gtttw, C-80/09 P, punt 37,Postkantoor, 12 februari 2004, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 97).

66. Het is niet nodig dat er, zoals door het bedrijf ANISERCO wordt beweerd, een "direct en onmiddellijk verband" tussen het teken en de bewuste waren en diensten bestaat, zodat het relevante publiek ín staat is "onmiddellijk en zonder verder nadenken" hierin een beschrijving van een van de kenmerken van deze waren en diensten te herkennen.