Beroep op dwaling toegewezen in octrooizaak

Gerechtshof Amsterdam 11 juli 2023, IEF 21609; ECLI:NL:GHAMS:2023:1651 (Fishflow/Poseidon) In deze uitspraak oordeelt het hof Amsterdam over een octrooirechtelijk geschil tussen geïntimeerde Fishflow Innovations B.V. (hierna: Fishflow) en appellant Poseidon Propulsions B.V. (hierna: Poseidon). Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot een scheepsschroef, waar Fishflow het Nederlandse octrooi voor heeft verkregen. Op basis van dit octrooi heeft Fishflow een PCT-aanvraag gedaan. Poseidon stelt, na eigen onderzoek, dat de in de octrooi-aanvraag omschreven toepassing niet voldoet aan de toepassingen van de licentieovereenkomst en zegt de overeenkomst op. In eerste aanleg vordert Fishflow schadevergoeding voor deze opzegging. Deze wordt toegewezen, waar Poseidon in onderhavige zaak tegen opkomt. 

In appel vordert Fishflow wederom een schadevergoeding. Daartegen verweert Poseidon zich met een beroep op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling, stellend dat Fishflow haar informatie- en mededelingsplicht heeft geschonden. Het octrooi voldeed volgens Poseidon niet aan het nieuwheids- en inventiviteitsvereiste. Er waren namelijk kritische nieuwheidsonderzoeken die Fishflow ontving van het EPO, waaruit bleek dat deze eisen niet zouden worden behaald. Poseidon stelt dat indien zij dit had geweten, de licentieovereenkomst niet tot stand zou zijn gekomen.

Het hof komt tot de conclusie dat Fishflow haar inlichtingen- en mededelingsplicht heeft geschonden. Zij had moeten weten dat haar octrooi een meer beperkte omvang had dan waar Poseidon vanuit ging, zeker nu Poseidon niet met de kritische onderzoeken van het EPO bekend was. Het patent was het onderwerp van de overeenkomst en het was bij Fishflow bekend dat Poseidon veel waarde hechtte aan het octrooi. Dit is één van de redenen dat Poseidon zou daarom de licentieovereenkomst niet hebben gesloten als zij een juiste voorstelling van zaken had. Fishflow heeft dan ook, aldus het hof, de op haar rustende inlichtingen- en mededelingsplicht geschonden. Het hof vernietigt de uitspraak van de rechtbank en doet de zaak zelf af. Het wijst de vorderingen van Fishflow af en veroordeelt haar in de proceskosten.

4.9 De slotsom luidt dat Fishflow de op haar rustende inlichtingen- en mededelingsplicht heeft geschonden door Poseidon voor te houden dat zij over een octrooi beschikte voor een beproefde vinding en door Poseidon niet te vertellen dat het Nederlands octrooi niet getoetst was en niets te zeggen over de kritische nieuwheidsonderzoeken. Poseidon heeft als gevolg hiervan gedwaald over de status en de reikwijdte van de octrooirechtelijke bescherming van de ‘vinding’ waarvoor zij in de licentieovereenkomst een wereldwijde licentie verkreeg. Dit is geen uitsluitend toekomstige omstandigheid. Gelet op de aard van de licentieovereenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen en de omstandigheden behoort deze dwaling niet voor rekening van Poseidon te blijven. Mede gezien het belang dat Poseidon hechtte aan ‘het patent’ staat naar het oordeel van het hof voldoende vast dat Poseidon bij een juiste voorstelling van zaken de licentieovereenkomst niet zou hebben gesloten. Poseidon kan en kon zich in die omstandigheden ook na verlening van het Europees octrooi tegen de vorderingen van Fishflow verweren met een beroep op dwaling. De licentieovereenkomst ziet namelijk op de ‘vinding’ zoals omschreven in de PCT-aanvraag en het daaraan ten grondslag gelegde Nederlands octrooi en niet op het daarvan afwijkende Europese octrooi met aangepaste en meer afgebakende conclusies.