Beroep op uitputting mislukt: verkoop van inbreukmakende (namaak)sjaals moet worden gestaakt

Rb. Amsterdam 5 augustus 2024, IEF 22201; ECLI:NL:RBAMS:2024:4874 (Eiseres tegen gedaagden). Eiseres houdt zich bezig met het ontwerpen, maken en verkopen van sjaals, kleding en burkini´s. Zij exploiteert de ontwerpen via een door haar opgerichte vennootschap. Eiseres is van mening dat gedaagden op grote schaal namaakproducten verkopen die identiek zijn aan haar eigen producten, waardoor gedaagden inbreuk maken op de merk- en auteursrechten van eiseres. Via appgroepen en diverse ruilplatforms op Marktplaats en Facebook zouden gedaagden de sjaals en burkini´s van eiseres tegen lage prijzen aanbieden. Eiseres vordert in kort geding dat gedaagden worden veroordeeld deze verkoop te staken, op straffe van een dwangsom. Gedaagden stellen dat de sjaals van eiseres niet auteursrechtelijk beschermd zijn en beroepen zich op uitputting van de sjaals.

De rechter behandelt alleen de gestelde inbreuk op de sjaals, omdat de gestelde inbreuk op de burkini's door eiseres onvoldoende is onderbouwd. Het verweer van gedaagden dat de in geschil zijnde sjaals niet beschermd zijn wordt door de rechter gepasseerd. De zes sjaals in kwestie hebben een eigen en oorspronkelijk karakter en dragen het persoonlijk stempel van eiseres. Verder constateert de rechter dat eiseres merkhoudster is van het op de (namaak)sjaals aangebrachte beeldmerk. Ook stelt de rechter vast dat de sjaals van eiseres en gedaagden vrijwel identiek zijn. Echter, niet kan worden vastgesteld of het gedaagden zijn die achter het maken de namaaksjaals zitten: dit blijkt onvoldoende uit de bewijsmiddelen. Wel is komen vast te staan dat gedaagden (namaak)sjaals van eiseres hebben aangeboden. Het gaat om een redelijke hoeveelheid sjaals die tijdens de verkoop nog allemaal in de verpakking zaten. Gedaagden beroepen zich op uitputting van de merk- en auteursrechten van eiseres. Zij hebben echter onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij, in een eventuele bodemprocedure, bewijs zullen leveren dat de door hen aangeboden sjaals met toestemming van eiseres in de EU in het verkeer zijn gebracht. Het is ongeloofwaardig dat deze sjaals door eiseres aan gedaagden zijn beloond voor het uitvoeren van klussen voor het bedrijf van eiseres. Daarnaast valt op dat gedaagden een aanzienlijk lagere prijs voor de sjaals vragen dan eiseres. Dit alles maakt dat de vordering van eiseres wordt toegewezen.

4.5. De getoonde namaaksjaals kunnen echter niet zonder meer worden gelinkt aan [gedaagde 1] en [gedaagde 2] . [gedaagde 1] en [gedaagde 2] hebben uitdrukkelijk bestreden dat zij namaaksjaals hebben aangeboden of verhandeld. Tussen partijen is weliswaar niet in geschil dat er op 28 mei 2024 sjaals te koop zijn aangeboden door [gedaagde 1] of [gedaagde 2] , maar dat de toen aangeboden sjaals namaaksjaals betroffen kan niet worden vastgesteld. Op basis van de foto’s en de filmpjes die [eiseres 1] en [eiseres 2] op 28 mei 2024 hebben gemaakt en waarop te zien is dat [gedaagde 1] en [gedaagde 2] sjaals aanbieden, kan in ieder geval niet worden vastgesteld dat het om namaaksjaals ging. Dat de op de zitting getoonde namaaksjaals tijdens een incident die dag bij [gedaagde 2] uit zijn tas zijn gegrist (een stelling die overigens pas – na naar de herkomst te zijn gevraagd – ter zitting is ingenomen) is voorshands in het geheel niet aannemelijk gemaakt. De screenshots van de social media pagina’s waarop volgens [eiseres 1] en [eiseres 2] namaaksjaals worden aangeboden (productie 3) kunnen evenmin aan [gedaagde 1] en [gedaagde 2] worden gelinkt. Er kan niet worden vastgesteld dat zij de personen zijn die achter die social media pagina’s schuil gaan. Dat klanten bij het woonadres van [gedaagde 2] namaaksjaals kunnen afhalen, hebben [eiseres 1] en [eiseres 2] niet aangetoond.

4.7. [gedaagde 1] en [gedaagde 2] beroepen zich op uitputting van de merk- en auteursrechten ex artikel 2.23 lid 3 BVIE en artikel 12b Aw. Het is aan hen om te bewijzen dat al de door hen aangeboden sjaals met toestemming van [eiseres 1] / [eiseres 2] door eigendomsoverdracht in de EU in het verkeer zijn gebracht. Zij hebben in het kader van dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij in een eventuele bodemprocedure dit bewijs kunnen leveren. Het is – mede gelet op de betwisting van [eiseres 1] en [eiseres 2] – niet geloofwaardig dat [gedaagde 2] voor het uitvoeren van klussen voor het bedrijf van [eiseres 2] werd beloond met sjaals. Aangezien op de filmpjes te zien is dat de aangeboden sjaals vrijwel allemaal nog in cellofaan verpakking zitten, is ook niet aannemelijk dat deze afkomstig zijn van familieleden van [gedaagde 2] of [gedaagde 1] , die ze vanwege een conflict met [eiseres 1] niet meer zouden willen dragen. Van de vier overgelegde aankoopbewijzen valt niet vast te stellen op welke sjaals deze betrekking hebben, maar afgezien daarvan zijn het er lang niet genoeg om de herkomst van de hoeveelheid sjaals die door [gedaagde 1] en [gedaagde 2] op 28 mei 2024 werd aangeboden te kunnen bewijzen. Ten slotte is opvallend dat de aangeboden sjaals voor een aanzienlijk lagere prijs werden aangeboden dan de [eiseres 2] -sjaals die via de officiële kanalen worden aangeboden. Waar de aangeboden sjaals vandaan komen blijft onopgehelderd. De theorie van [eiseres 1] dat haar ex-man met wie zij in een vechtscheiding is verwikkeld erachter zit, kan in dit kort geding niet worden onderzocht. Dit alles maakt dat het uitputtingsverweer vooralsnog geen kans van slagen lijkt te hebben. Daarmee is voldoende aannemelijk dat sprake is van auteursrecht- en ook van merkinbreuk. Vordering I ligt hierdoor voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de veroordeling zal worden toegespitst op de zes sjaals die in dit kort geding centraal staan. Als prikkel tot nakoming zal een dwangsom worden toegewezen, die zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Een aparte veroordeling om ieder onrechtmatig handelen te staken voegt naast toewijzing van vordering I niets toe. Vordering II zal dus niet worden toegewezen.