Bescherming ex 6ter UvP betekent niet automatisch bescherming ex 6bis UvP
BBIE oppositie 26 februari 2014, nr. 2006507 (Raad van Europa tegen EFE)
Met analyse van Frederik Jocqué, Novagraaf Belgium. Merkenrecht. Staatsembleem intergouvernementele organisatie. Bekend merk. De Raad van Europa (niet te verwarren met de Europese Raad of de Raad van de Europese Unie) is houder van Gemeenschapsinschrijving nr. 8507667 van het linker beeldmerk in alle dienstenklassen. Op 1 april 2011 deponeerde de Franse onderneming EFE S.A. (gespecialiseerd in publicaties en opleidingen) het rechter woord-beeldmerk in de Benelux (nr. 1222777) voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 41. De Raad van Europa stelde op 30 juni 2011 een oppositie in tegen dit Benelux merkdepot op basis van artikel 2.14, lid 1, (a) en (b) van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom(BVIE):
- Verwarringsgevaar tussen het gedeponeerde beeldmerk en haar Gemeenschapsmerk;
- Verwarringsgevaar tussen het gedeponeerde beeldmerk en haar algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (UvP).
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) verklaarde de oppositie ontvankelijk.
Op 26 februari 2014 nam het BBIE de volgende beslissing in de oppositieprocedure nr. 2006507:
A. Verwarringsgevaar
Vergelijking van de tekens:
- Conceptueel: Het ingeroepen beeldmerk, bestaande uit twaalf sterren in een cirkel, heeft geen specifieke betekenis voor het relevante publiek. Hetzelfde geldt voor de vijf sterren in het geopponeerde merk. Deze kunnen wel een bepaalde kwaliteit suggereren. De vijf sterren zijn dan ook eerder een lovend dan een onderscheid element. De term “International Faculty for Executives” in het geopponeerde merk is niet dominant, maar verduidelijkt het acroniem “IFE” voor het relevante publiek. De tekens zijn dan ook conceptueel verschillend.
- Visueel: Het ingeroepen recht is een louter beeldmerk, terwijl het geopponeerde depot uit een complex merk bestaat. In een samengesteld merk heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument. Ook in dit geval is het woordelement “IFE” dominant. Bovendien verschillen de sterren van het ingeroepen merk (zwart) en van het geopponeerde merk (wit) in kleur. Er is dan ook geen visuele overeenstemming tussen de tekens.
- Fonetisch: Het ingeroepen recht is een louter beeldmerk dat in principe niet wordt uitgesproken. Het relevante publiek zal naar het geopponeerde merk verwijzen door middel van het acroniem “IFE”. Op fonetisch vlak zijn de tekens dan ook verschillend.
Gelet op het voorgaande, komt het BBIE tot het besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens in kwestie.
Vergelijking van de waren en diensten:
Aangezien er volgens het BBIE geen overeenstemming is tussen de betrokken tekens, is het Bureau niet overgegaan tot een vergelijking van de waren en diensten.
B. Andere elementen
De oppositie werd ook ingesteld op basis van een tweede rechtsgrond, met name een algemeen bekend merk. Door de Opposant werd aangevoerd dat het ingeroepen merk deze status heeft verworven gelet op het dagelijkse gebruik van het Europese embleem. Daarbij argumenteerde de Opposant ook dat het ingeroepen merk is beschermd onder artikel 6ter UVP (wapens, vlaggen en andere staatsemblemen van onder meer internationale intergouvernementele organisaties waarvan één of meer landen van de Unie lid zijn). Het BBIE antwoordde hierop in drie punten:
- Een algemeen bekend merk dat wordt ingeroepen in een Benelux oppositieprocedure moet worden gezien als een zelfstandig merk. Dit merk dient niet om het onderscheidend vermogen of de bekendheid van een ander geregistreerd merk aan te tonen.
- In een oppositieprocedure is het niet mogelijk om artikel 6ter UVP als relatieve weigeringsgrond in te roepen.
- Het enkele feit dat een teken wordt beschermd onder artikel 6ter UVP, betekent niet dat dit teken automatisch ook bescherming geniet onder artikel 6bis UVP. Bovendien zijn de tekens waarnaar de Opposant verwijst, verschillend:
Het BBIE oordeelde dat de Opposant geen enkel document heeft ingediend om de bekendheid van het ingeroepen recht aan te tonen. Het Bureau houdt dan ook geen rekening in haar beslissing met het tweede ingeroepen recht.
De oppositie werd afgewezen en het geopponeerde merk wordt ingeschreven.
Enkele kanttekeningen:
- Krachtens artikel 2.17 BVIE kunnen de partijen binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan, beroep instellen tegen de beslissing.
- Het BBIE heeft in deze beslissing een fonetische vergelijking gemaakt tussen de tekens. Het eerste ingeroepen recht is echter een louter beeldmerk. Zoals aangegeven door de Opposant, kan dan ook de vraag worden gesteld of een fonetische vergelijking überhaupt mogelijk is.
- Het is niet geweten of ook andere Europese instanties zich hebben verzet tegen het geopponeerde merk.
- Verwezen kan worden naar zaak T-3/12 van 10 juli 2013 [MEMBER OF €e euro experts, [IEF 12872], waarin de vernietiging van het rechts weergegeven beeldmerk werd bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie. De kwestie betrof in hoofdzaak het € teken, maar er werd ook aangehaald dat “the contested trademark contained the semi-crown of stars which suggested the idea of the EU and due to the variety of goods and services belonging to the competence of the EU, the consumer could be mislead to believe there is a link between the CTM proprietor and EU institutions”.
- Na de inschrijving van het geopponeerde merk kan door iedere belanghebbende de nietigheid worden ingeroepen van deze inschrijving op basis van artikel 2.28 BVIE. Deze vordering kan, in tegenstelling tot de oppositieprocedure, wel worden gestoeld op artikel 6ter UVP. De hierboven besproken beslissing kent dus mogelijk nog een staartje.
Frederik Jocqué
