Bescherming zonder inschrijving vereist algemene bekendheid

Gem. Hof Aruba, e.a. 27 maart 2012, LJN BW6641 (J.M.H. Trademark tegen Rewa)

Merkenrecht. Vervolg op IEF 9281. Rechtspraak.nl: JMH doet een beroep op bescherming van het merk Hollister Co. op basis van algemene bekendheid. Het toetsingscriterium voor bescherming zonder inschrijving vereist dat er algemene bekendheid van het merk in Curaçao dient te bestaan. Dit is niet door JMH bewezen en de vordering op grond van art. 6bis UV wordt door het Hof afgewezen. Evenmin acht het Hof het handelen van Rewa wat het woord “Holister’ betreft onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW.

Merkenlandsverordening
4.4.2 Voor het antwoord op de vraag of sprake is van de situatie van art. 8 aanhef en onder f sub 1 Mlvo, stelt het Hof voorop dat Rewa het merk Holister heeft gedeponeerd op 14 mei 2007. Dat betekent dat voldoende onderbouwd moet worden gesteld, en bij betwisting bewezen, dat Rewa ten tijde van het depot wist of behoorde te weten dat JMH binnen de periode 14 mei 2004-14 mei 2007 een met Holister overeenstemmend merk binnen de Nederlandse Antillen heeft gebruikt.

Wat dat betreft heeft JMH gesteld dat er hier te lande geen verkooppunten zijn waarin het merk “Hollister Co.” wordt verkocht (zie nr 20 in de memorie van grieven), zodat de vereiste wetenschap bij Rewa niet uit het aantal verkooppunten kan worden afgeleid.

Bij pleidooi heeft JMH als productie 16 overgelegd een overzicht van haar “internetverkopen” waaruit blijkt dat “Hollister Co.”-producten via internet zijn verkocht aan mensen die zich hier te lande bevonden, maar op welke wijze Rewa daarvan wetenschap heeft moeten hebben, is niet toegelicht en voor het Hof zonder toelichting niet duidelijk. Nu JMH ter zake de wetenschap die Rewa moet hebben voordat een vordering gebaseerd op art. 8 aanhef en onder f sub 1 Mlvo kan worden toegewezen, niet meer heeft gesteld dan hiervoor vermeld, dient de vordering voor zover gebaseerd op laatstgenoemd artikel te worden afgewezen.

4.4.3 Voor zover de vordering is gebaseerd op art. 8 aanhef en onder f ten tweede Mlvo moet deze worden afgewezen alleen al omdat is gesteld noch gebleken dat er tussen JMH en Rewa een “rechtstreekse betrekking” heeft bestaan in de zin van dat artikel.

Onrechtmatige daad
4.5 Voor zover de vordering van JMH is gegrond op art. 6:162 BW heeft zij niet meer aangevoerd dan dat zij “Hollister Co.” wereldwijd heeft geregistreerd, dat JMH het merk Hollister Co. reeds drie jaar voordat Rewa het merk Holister deponeerde, gebruikte voor kleding (warenklasse 25), voor welke klasse Rewa Holister eveneens als merk heeft gedeponeerd (zie onder “2. De feiten” in het beroepen vonnis) en heeft JMH overgelegd een lijst met 33 door Rewa gedeponeerde merken, waarvan JMH heeft gesteld dat op het eerste gezicht al minimaal 25 merken toebehoren aan een derde, welke stelling niet door Rewa is betwist.

Het Hof acht deze feiten, ook bezien in onderling verband en samenhang, niet zodanig van aard dat het handelen van Rewa wat het woord “Holister” betreft kan worden gekwalificeerd als onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW.