Beschermingsomvang EP 455 te beperkt voor Roche om tegen Mundipharma op te kunnen treden

Rechtbank Den Haag 20 februari 2019, IEF 18251, LS&R 1691, C/09/565454/ KG ZA 18-1345 (Roche c.s. tegen Mundipharma). Octrooirecht. Kort geding. Hoffman-La Roche en Genentech (hierna: Roche) zijn beide onderdeel van de Roche-groep. Genentech heeft een geneesmiddel ontwikkeld voor de behandeling van borstkanker (genaamd Herceptin), en houdt het octrooi van dit geneesmiddel (EP 455). Roche is exclusieve licentienemer van dit octrooi. Mundipharma verhandelt in Nederland Herzuma, een medicijn dat vermeend inbreuk maakt op EP 455. Roche vordert in kort geding een inbreukverbod in Nederland. De rechtbank stelt allereerst vast dat de geneesmiddelen biosimilar zijn. Deze zijn dus vergelijkbaar, maar niet noodzakelijk volledig identiek. Mundipharma betwist dat er bij haar medicijn Herzuma sprake is van minder dan 25% zure varianten van tratazumab, zoals conclusie 1 van EP 455 vereist. De rechtbank stelt dat bij vaststelling van de beschermingsomvang niet uitgegaan dient te worden van de letterlijke bewoording, maar van de gedachte achter het octrooi. Alle omstandigheden afwegend komt de rechtbank tot de conclusie dat het octrooi hier ziet op medicijnen die daadwerkelijk minder dan 25% zure varianten van tratazumab bevatten, en dus niet ziet op bescherming tegen medicijnen als Herzuma. De vordering van Roche wordt dus afgewezen.

4.20.2 Artikel 1 van het bij artikel 69 EOV behorende uitlegprotocol (hierna: het protocol) luidt:

"Artikel 69 mag niet worden uitgelegd als zou de beschermingsomvang van het Europees octrooi strikt worden bepaald door de letterlijke tekst van de conclusies en als zouden de beschrijving en de tekeningen slechts mogen dienen om de onduidelijkheden, die in de conclusies zouden kunnen voorkomen, op te heffen. Artikel 69 mag evenmin worden uitgelegd als zouden de conclusies alleen als richtlijn dienen en als zou de beschermingsomvang zich ook uitstrekken tot hetgeen de octrooihouder, naar het oordeel van de vakman die de beschrijving en de tekeningen bestudeert, heeft willen beschermen. De uitleg dient daarentegen tussen deze twee uitersten het midden te houden, waarbij zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke mate van rechtszekerheid aan derden wordt geboden."

4.20.3 In overeenstemming met deze uitlegregel van het Protocol heeft de Hoge Raad de in zijn eerder uitspraken gebezigde formuleringen “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte” bestempeld als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de “uitersten” in de woorden van het Protocol). Daarbij dient het achterhalen van de achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte ertoe een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte of onnodig ruime uitleg te vermijden. De beschrijving en de tekeningen vormen in dat kader een belangrijke bron.

4.21.1 Partijen zijn het erover eens dat Herzuma® in werkelijkheid meer dan 25% zure varianten bevat (indien alle thans te onderscheiden zure varianten worden meegeteld). Dit blijkt onder meer uit het door Roche c.s. als EP16 overgelegde Solvias rapport wanneer alle pieken die elueren voor de hoofdpiek (en dus zuurder zijn dan het gewenste antilichaam) samen komen op een percentage van ongeveer 33%. Naar de letter is zodoende niet voldaan aan dat kenmerk uit conclusie 1. Wat Roche c.s. echter wil, is dat dit kenmerk van conclusie 1 niet naar de letter wordt gelezen, maar dat de waarde van 25% wordt gerelateerd aan de te gebruiken meetmethode en de vraag of die meetmethode op de prioriteitsdatum beschikbaar was. Concreet betekent dit volgens Roche c.s. dat de piek aangeduid met 3* in het onderzoek van Solvias (EP16, zie ook figuur hieronder) niet mee behoort te worden geteld, omdat deze op de prioriteitsdatum met de Bakerbond-kolom niet te onderscheiden was van de hoofdpiek met het antilichaam. Zij komt met dit onderzoek in de hand daarom op 23,3% onderstaande tabel, waarbij de volgens Roche c.s. mee te wegen zure varianten rood omkaderd zijn en die volgens Mundipharma groen omkaderd zijn. Piek 3 is het antilichaam. Links is Herzuma®, rechts is het huidige Herceptin® weergegeven.

4.22 Het voorgaande betekent dat de vorderingen van Roche c.s. zullen worden afgewezen. Deze uitspraak is in lijn met uitspraken van het Landgericht Düsseldorf (zie 2.15.3) en van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (zie 2.15.5) De overige verweren van Mundipharma kunnen onbesproken blijven.