Beschrijvend gebruik van ‘nitro’ door Brooks

Hof Den Haag 12 maart 2024, IEF 21945; ECLI:NL:GHDHA:2024:361 (Puma tegen Brooks). Puma is licentiehoudster van het Uniewoordmerk NITRO en gebruikt dit merk voor hardloopschoenen. Kenmerkend voor deze lijn is dat stikstof (nitrogen) wordt geïnjecteerd in de tussenzool van de schoen. Brooks gebruikt dezelfde techniek en prijst haar producten aan met bewoordingen als “Nitro-infused Softness” en “Run on Nitro”. Puma heeft in kort geding een verbodsvordering ingesteld wegens merkinbreuk. De voorzieningenrechter heeft het beroep afgewezen, omdat het merk geen onderscheidend vermogen zou hebben [IEF 21034]. Hiertegen is Puma in beroep bij het Gerechtshof Den Haag (hierna: hof) gegaan met dezelfde vorderingen.

Brooks voert aan dat het woordmerk ongeldig is en anders onder de exceptie van artikel 14 lid 1 sub b UMVo zou vallen, namelijk het beschrijvend gebruik. Brooks stelt dat zij slechts een kenmerk van haar product aanduidt. Het hof gaat mee in deze stelling. Het woord “nitro” wordt door Brooks nooit op zichzelf gebruikt, maar als uitleg over de stikstofinjecteertechnologie. Bij het relevante publiek zal duidelijk zijn dat “nitro” een afkorting is van nitrogen en verwijst naar de gebruikte technologie. De vraag of het publiek scheikundige kennis heeft over de stof, is niet relevant. Voorts oordeelt het hof dat, anders dan Puma stelt, het gebruik door Brooks in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Het feit dat Brooks haar publiek informeert over de gebruikte technologie doet hier niet aan af. Brooks kan dus met succes beroep doen op de exceptie van artikel 14 lid 1 sub b UMVO; de vorderingen van Puma wordt afgewezen.

6.5 Naar voorlopig oordeel van het hof zal het voor het relevante publiek in voomoemde context duidelijk zijn dat 'nitro' een afkofting is van nitrogen en verwijst naar het injecteren van stikstof in de zolen van de hardloopschoenen. Dit geldt met narne voor de Engelstalige consument in bijvoorbeeld lerland, maar aannernelijk is ook dat de niet-Engelstalige consument een zodanige kennis van de Engelse taal heeft dat hij deze verwijzing (in deze context) begrijpt. Daardoor is niet nodig dat het relevante publiek verdere scheikundige kennis heeft over de eigenschappen van deze stof. Van belang is dat het relevante publiek, zoals Brooks voorshands voldoende aannernelijk heeft gemaakt, bovengemiddeld oplettend is bij de aankoop van hardloopschoenen ten aanzien van de (dempings-)kwaliteit van de zool. Brooks heeft onweersproken aangevoerd dat het tijdens het fabricageproces injecteren van stikstof op dit moment de meest moderne technologie is voor het maken van geavanceerde hardloopschoepen, dat een veelvoud aanhardloopschoenfabrikanten die technologie gebruikt en dat zij alle het potentiële publiek daar actief over informeren, veelal in het Engels. Het hof kan aan Puma toegeven dat het woord 'nitro', door het gebruik van stikstof als energiebron voor stikstofmotoren ook wordt gebruikt in de betekenis van 'flitsend', of 'energiek' maar dat betekent anders dan Puma aanvoeft niet dat 'nitro' daarmee is verworden tot een fantasiewoord dat niet (meer) naar stikstof verwijst. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt Brooks de term 'nitro' dan ook uitsluitend ter aanduicling van een kerunerk van (de zolen van) hardloopschoenen.

6.6 Het hof is verder voorshands van oordeel dat het beschrijvend gebruik door Brooks in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken van nijverheid en handel. Brooks mag het publiek informeren over het injecteren met stikstof van de zolen van haar hardloopschoenen met de voor stikstof/nitrogen gebruikelijke afkorting'nitro'. Dat sprake is van deloyaal merkgebruik is niet aannemelijk gemaakt. Puma heeft in dit verband gesteld dat er geen noodzaak is om het merk te gebruiken en dat Brooks een andere keuze had moeten maken. Noodzaak is echter geen voorwaarde voor het gebruik als bedoeld in artikel l4 lid 1 sub b LIMVo (zie ook rov. 6.3). De stelling van Puma dat het publiek kan menen dat Brooks en Puma economisch verbonden zijn, bijvoorbeeld via een licentie, is onvoldoende door haar onderbouwd. Dit geldt temeer nu Brooks onweersproken heeft gesteld dat zij marktleider is op de relevante markt van hardloopschoenen en dat zij dus ook geen commerciële band met Puma wil (of hoeft te) suggereren. Daarbij komt nog dat Brooks in de reclame-uitingen waarin de term 'nitro' voorkomt ook steeds haar eigen merk (Brooks) gebruikt. Brooks heeft er verder (onder verwijzing naar de producties GP42, 43, 44 en 48) terecht op gewezen dat Puma de term 'nitro' in een aantal gevallen ook zelf beschrijvend (en in combinatie rnet het merk Puma) gebruikt op haar website door de aanduidingen NITRO-schuim en NITRO-foam. Het enkele feit dat 'nitro' daar in hoofdletters is geschreven doet daar naar het oordeel van het hof niet aan af.