Beschrijvende handelsnamen zijn niet van bescherming uitgesloten

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 april 2009, LJN: BI8233, Schoonheidsinstituut “Nefertete” B.V. tegen V.O.F. Bogár,

Handelsnaamrecht. Geen rechtsverwerking. Beschrijvende handelsnamen, of handelsnamen waarin beschrijvende elementen voorkomen, zijn niet van bescherming uitgesloten. Gebod tot staking, nu wel sprake is van gevaar voor verwarring. Geen vergoeding werkelijke proceskosten eerste aanleg, nu deze niet zijn gespecificeerd. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ‘s -Gravenhage, 5 december 2007, IEF 5219).

Nefertete exploiteert in winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk een schoonheidssalon / afslankinstituut onder de naam Beauty Center Bogaard. Bogár exploiteert in hetzelfde winkelcentrum een Tanning en Beautysalon. Nefertete komt onder meer op tegen gebruik van de handelsnaam Bogár op de website met de domeinnaam bogar.nl en tegen gebruik van de naam met grote letters op het bedrijfspand van Bogár.

Rechtsverwerking: 8. Het verst strekt het verweer dat het Nefertete niet vrijstaat een beroep op haar handelsnaamrecht te doen. Anders dan de rechtbank, is het hof voorshands van oordeel dat de omstandigheid dat Nefertete het gebruik van de handelsnaam of het element Bogár naast de door haar gebruikte handelsnaam Beauty Center Boogaard heeft gedoogd, niet tot de conclusie leidt dat Nefertete haar recht om op te treden tegen het gebruik van de naam Beauty Center Bogár heeft verwerkt. Immers, de beslissing tot gedogen is genomen in de periode waarin Bogár de handelsnaam Bogár Tanning & Beauty voerde. Deze naam verschilt auditief en visueel aanzienlijk van de naam Beauty Center Bogaard. Daarbij is van belang dat het bij de beoordeling van het bestaan (en de mate) van verwarringsgevaar gaat om de namen als geheel. Bogár c.s. mochten er daarom niet op vertrouwen dat het gedogen, door Nefertete, van het gebruik van het element Bogár als handelsnaam of als onderdeel van de handelsnaam Bogár Tanning en Beauty, eveneens betrekking zou hebben op de naam Beauty Center Bogár.

Beschrijvende handelsnamen: 9. Anders ook dan Bogár c.s. stellen, zijn beschrijvende handelsnamen, of handelsnamen waarin beschrijvende elementen voorkomen, niet van bescherming uitgesloten. De omstandigheid dat de aanduiding beauty center beschrijvend is voor de diensten die ondernemingen als die van Nefertete en Bogár, aanbieden, staat derhalve niet aan het beroep op artikel 5 Hnw. in de weg. Wel is het zo dat een beschrijvende naam en beschrijvende onderdelen van een naam minder snel bescherming genieten dan namen of onderdelen daarvan die niet bestaan uit (één of meer) beschrijvende elementen.

Verwarring: 10. Bepalend is, zoals uit artikel 5 Hnw. blijkt, of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Daarbij dient (in elk geval) te worden gelet op de mate van gelijkenis, de aard van de ondernemingen en hun plaats van vestiging. Voorts gaat het, zoals al eerder is overwogen, om een vergelijking tussen de beide namen als geheel. 

Wat betreft de namen Beauty Center Bogár en Beauty Center Boogaard is niet in geschil dat sprake is van een grote auditieve gelijkenis en een iets minder grote, maar desalniettemin aanzienlijke visuele gelijkenis.
Vast staat voorts dat beide ondernemingen (volgens Nefertete: inmiddels) soortgelijke diensten aanbieden. Tenslotte staat vast dat de beide ondernemingen op slechts 200 meter afstand van elkaar gevestigd zijn in het winkelcentrum In de Boogaard te Rijswijk.

Naar ’s hofs voorlopig oordeel is onder die omstandigheden, niettegenstaande het feit dat de aanduiding beauty center beschrijvend is en Boogaard tot op zekere hoogte ook, inderdaad gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten. De door Nefertete overgelegde lijst van incidenten, die door Bogár c.s. niet anders is betwist dan met de stelling dat zich bij haar geen incidenten hebben voorgedaan, bevestigt deze conclusie. Uit het bovenstaande volgt dat ook de grieven V tot en met IX slagen.

Geografische omvang verbod: 11. Het voorgaande brengt mee dat het vonnis waarvan beroep dient te worden vernietigd. Nefertete vordert blijkens de memorie van grieven Bogár c.s. te gebieden ieder gebruik als handelsnaam van de benaming Beauty Center Bogár en/of andere combinaties van de termen beauty center en Bogár in de gemeente Rijswijk, alsmede een regio met een straal van 25 kilometer gerekend vanaf het centrum van Rijswijk te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 2.500,- voor iedere overtreding van het verbod en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt. Bogár c.s. hebben geen afzonderlijk verweer gevoerd tegen het aldus gevorderde.

Niettemin zal het hof het gevorderde verbod slechts toewijzen, als na te melden, voor de locatie In de Boogaard en een straal van 5 kilometer daar omheen, nu juist de omstandigheid dat de ondernemingen van partijen beide in dat winkelcentrum zijn gevestigd, bijdraagt aan de conclusie dat gevaar voor verwarring te duchten is. Dat gevaar is naar ’s hofs voorlopig oordeel ook aanwezig indien Bogár haar onderneming onder de thans gevoerde handelsnaam zou vestigen binnen een straal van 5 kilometer rondom het winkelcentrum. Een verdergaande bescherming komt Nefertete, mede gelet op het beschrijvende karakter van haar handelsnaam, naar ’s hofs voorlopig oordeel niet toe. De gevorderde dwangsom zal het hof matigen tot € 1.000,- per overtreding en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van € 100.000,-.

Proceskosten: 13. Nu Bogár c.s. in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof hen, zoals door Nefertete gevorderd, veroordelen in de kosten van zowel de eerste aanleg, als het hoger beroep. Nefertete maakt wat betreft de kosten van het hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. aanspraak op vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten. Bij memorie van grieven is een kostenspecificatie overgelegd, die door Bogár c.s. niet is bestreden. Nu de hoogte van de gevorderde kosten het hof redelijk en evenredig voorkomt, zullen deze worden toegewezen.

Wat betreft de kosten van de eerste aanleg vordert Nefertete thans Bogár c.s. te veroordelen in de kosten van het geding. Het hof leest daarin niet een vordering tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. Bovendien zijn die kosten niet gespecificeerd, althans is in het aan het hof overgelegde dossier geen gespecificeerde opgave te vinden. Het hof zal de kosten van de eerste aanleg dan ook begroten op het liquidatietarief. De vordering tot terugbetaling van het ingevolge het bestreden vonnis aan Bogár c.s. betaalde bedrag zal worden toegewezen.

Lees het arrest hier.