Beschrijvende "sleutel"
Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 10-4464 (Key To Metals tegenover Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH)
Met dank aan Jurian van Groenendaal, Boekx Advocaten.
Merkenrecht. Proceskostenveroordeling bij een IE-geldigheidskwestie. Key To Metals richt zich op informatievoorziening over metalen en -legeringen en exploiteert een database online en op een cd-rom. Stahlschlüssel is houdster van het internationale woordmerk KEY TO STEEL (bij het Bundespatentgericht is dit merk doorgehaald, bij de rechtbank in Madrid is de nietigheidsvordering afgewezen).
Het merk KEY TO STEEL bestaat uit de drie woorden “key”, “to” en “steel”. Tussen partijen is niet in geschil dat de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder het merk worden aangeboden betrekking hebben op het verschaffen van informatie over staal. (…) Daarmee is duidelijk dat het bestanddeel “steel” een kenmerk van de waren en diensten beschrijft, namelijk het onderwerp waarover zij informatie verschaffen. Dat “key” in dit verband als “oplossing”, “verklaring”, “lijst met antwoorden”, “sleutelwoord”, “determineertabel”, “legenda van”, “sleutel tot”, en “informatie over” kan worden begrepen, is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Echter gesteld noch gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van het merk verschilt van de loutere som van de bestanddelen (r.o. 4.9). Het merk wordt niet als ingeburgerd beschouwd (r.o. 4.11).
De rechtbank overweegt dat volgens vaste (lagere) rechtspraak een volledige en evenredige proceskostenveroordeling op de voet van 1019h Rv op zijn plaats is. Ook in het geval van het enkel aan de orde zijn van een geldigheidskwestie van een intellectueel eigendomsrecht.
4.8. Het merk KEY TO STEEL bestaat uit de drie woorden “key”, “to” en “steel”. Tussen partijen is niet in geschil dat de waren en diensten die door Stahlschlüssel onder het merk worden aangeboden, betrekking hebben op het verschaffen van informatie over staal. Dit volgt ook uit de tekst op de website van Stahlschlüssel (zie hiervoor onder 2.2). Daarmee is duidelijk dat het bestanddeel “steel” een kenmerk van de waren en diensten beschrijft, namelijk het onderwerp waarover zij informatie verschaffen. Dat “key” in dit verband als “oplossing”, “verklaring”, “lijst met antwoorden”, “sleutelwoord”, “determineertabel”, “legenda van”, “sleutel tot” en “informatie over” kan worden begrepen, is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Evenmin is door haar betwist dat de diensten en waren die zij onder het merk aanbiedt aldus kunnen worden opgevat. In de informatie die zij op haar website geeft over “[t]he Key to Steel – Stahlschuessel cross reference book”, volgt dat dit de gebruiker “will help (...) to decode / decipher steel designations and find equivalent materials worldwide”. Gesteld noch gebleken is dat de andere waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven een ander (gebruiks)doel hebben. Daarmee beschrijft “key” een kenmerk van de waren en diensten, namelijk wat zij zijn/inhouden. Met “key” wordt beschreven waartoe de waren en diensten dienen of bestemd zijn dan wel waarvoor deze (dienen te) worden gebruikt, te weten: om bepaalde informatie te ontsluiten en/of te vinden dan wel om deze daartoe aan te bieden. Het woord “to” komt zelf in de samenstelling van woorden geen afzonderlijke betekenis toe, het verbindt “key” met “steel” op een taalkundig juiste en op in ieder geval niet ongebruikelijke of bijzondere wijze. Het bestanddeel “to” maakt duidelijk over welk onderwerp er informatie beschikbaar gemaakt of verschaft wordt. Uit de door Key To Metals op het internet gevonden voorbeelden van gebruik van de samenstelling “key to” volgt in ieder geval dat deze niet ongebruikelijk is om aan te geven dat toegang tot informatie, antwoorden, verklaringen over een bepaald onderwerp wordt gegeven. De rechtbank kan Stahlschlüssel dan ook niet volgen in haar betoog dat “key to”, ondanks dat dit “oplossing” of “sleutel” kan betekenen, ambigu is en dat daarmee (dus) nog geen band met de genoemde waren of diensten wordt gesuggereerd. Dat “key to” niet gelijkgesteld kan worden aan bijvoorbeeld “printed matter” of “internet” – zoals Stahlschlüssel aanvoert – is in dit verband niet relevant, het gaat er om dat “key to” kenmerken (de inhoud en bestemming) van de waren en diensten beschrijft en in die zin beschrijvend is.
4.9. Gesteld noch gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen van het merk verschilt van de loutere som van de bestanddelen. Het is samengesteld volgens de normale taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Dat de samenstelling kan worden begrepen als “een (probleem-)oplossende, verklarende lijst met antwoorden betrekkinghebbende op staal” of “een hulpstuk voor de ontcijfering van wetenschappelijke informatie zoals codes en chemische tabellen behorende bij staal” (zoals gesteld door Key To Metals), volgt uit het voorgaande en is als zodanig door Stahlschlüssel niet betwist. Gesteld noch gebleken is dat, omdat het om een merk gaat dat gesteld is in de Engelse taal, het gebruik van de Engelse taal dient te leiden tot een ander oordeel. Uit de omstandigheid dat de waren en diensten door Stahlschlüssel– onder meer – in de Benelux in de Engelse taal worden aangeboden en deze in het Engels worden aangeprezen (zie hiervoor onder 2.2), mag blijken dat het gebruik van de Engelse taal voor het in aanmerking komende publiek in de Benelux in ieder geval niet als bijzonder of ongebruikelijk zal worden ervaren. Zoals Stahlschlüssel ter gelegenheid van de comparitie heeft toegelicht gebruikt zij soms ook de Franse vertaling “La clé des aciers” naast “Stahlschlüssel” en KEY TO STEEL. De rechtbank overweegt dat uit het gebruik van deze letterlijke vertalingen van de betekenis van KEY TO STEEL volgt dat de letterlijke betekenis kennelijk door Stahlschlüssel van belang wordt geacht bij het aanbieden van haar waren en diensten.
4.11. Voor zover Stahlschlüssel zich tevens beroept op het verkrijgen van onderscheidend vermogen ten gevolge van inburgering, wordt dit beroep verworpen. In de conclusie van antwoord spreekt Stahlschlüssel over intensief gebruik dat ertoe heeft geleid dat het merk – zo dit aanvankelijk niet het geval was – is gaan dienen ter onderscheiding van haar waren en diensten. Uit de proceshouding van Key To Metals volgt dat zij dit betwist. De enige concrete onderbouwing die door Stahlschlüssel van het (verkrijgen van) onderscheidend vermogen is gegeven, is haar verwijzing naar enkele door haar overgelegde prints van zoekresultaten van Google naar het voorkomen van “Key to steel” in pagina’s in de Nederlandse taal op het internet. Volgens Stahlschlüssel volgt uit de omstandigheid dat al deze zoekresultaten verwijzen naar Stahlschlüssel en niet naar een andere “Key to steel”, dat het merk KEY TO STEEL onderscheidend vermogen heeft.
Lees het vonnis hier (grosse, schone grosse/pdf).
