Beslissing tot afstand van recht op royalty’s moet in redelijkheid worden genomen

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2019, IEF 18455, LS&R 1708; ECLI:NL:RBROT:2019:3142 (Hoogleraar tegen Erasmus MC) Beginsel van formele rechtskracht. Octrooirecht. Geschil tussen hoogleraar en werkgever/ziekenhuis. Eiser, hoogleraar, meent dat Erasmus MC zo lichtzinnig met zijn belangen is omgegaan dat dit jegens hem een onrechtmatige daad oplevert. Hij verwijt Erasmus MC onder andere dat zij, zonder zijn toestemming, in de schikking met bedrijf Biotempt afstand heeft gedaan van haar rechten.
Erasmus MC voert aan dat het een non-profit onderzoeksinstituut is dat in de eerste plaats tot doel heeft om kennis beschikbaar te maken aan de maatschappij. Het verstrekken van licenties aan de industrie is een middel, geen doel. Daarbij is uitgangspunt dat als een dossier niet binnen afzienbare tijd tot inkomsten leidt, het dan niet verantwoord is om hier verder in te investeren. Ook tegenover de uitvinder is Erasmus MC niet verplicht om het octrooi tot het einde der dagen aan te houden. Beoordeeld dient te worden of Erasmus MC in de gegeven omstandigheden in redelijkheid de beslissing heeft kunnen nemen om afstand van haar recht op royalty’s te doen. De zaak wordt verwezen naar de rol.

4.32
Erasmus MC stelt zich op het standpunt dat prof. [eiser] slechts aanspraak kan maken op een vergoeding indien zij met de octrooien winst heeft gemaakt. Zij stelt daartoe het volgende. De gedachte achter de royalty-regeling is dat uitvinders kunnen meeprofiteren van de winst die Erasmus MC maakt op grond van een door de uitvinder ontwikkeld octrooi. Erasmus MC wijkt daarmee ten gunste van uitvinders af van de wettelijke regeling, op grond waarvan aan prof. [eiser] , als uitvinder/hoogleraar in dienst van een universiteit, in het geheel geen recht op een vergoeding toekomt. Het salaris van prof. [eiser] wordt geacht hiervoor reeds een vergoeding in te houden. (...)

4.33
Prof. [eiser] heeft zich op het standpunt gesteld dat het feit dat Erasmus MC tegenover Biotempt afstand heeft gedaan van haar rechten, onverlet laat dat hij een aanspraak heeft op Erasmus MC. Dat standpunt wordt niet gevolgd. In de overeenkomst van 12 april 2007 wordt verwezen naar de op dat moment geldende royalty-regeling van Erasmus MC. Uit deze regeling, in het bijzonder artikel 3.6, blijkt dat de uitvinders van een octrooi gezamenlijk aanspraak kunnen maken op 20% van de netto opbrengst. Onder netto opbrengst moet blijkens hetzelfde artikel worden verstaan de opbrengsten van het octrooi verminderd met de kosten die door Erasmus MC zijn gemaakt. (...)

4.35
In de kern is het verwijt dat prof. [eiser] Earsmus MC maakt echter een ander. Hij meent dat Erasmus MC zo lichtzinnig met de voor haar kenbare belangen van prof. [eiser] is omgegaan dat dit jegens hem een onrechtmatige daad oplevert. Prof. [eiser] verwijt Erasmus MC in het bijzonder dat zij – zonder toestemming van prof. [eiser] - in de schikking met Biotempt afstand heeft gedaan van haar rechten. Prof. [eiser] stelt in dat kader het volgende. In 2007 zijn Erasmus MC en prof. [eiser] overeengekomen dat prof. [eiser] en [naam 2] op geen enkele wijze betrokken zouden worden bij de samenwerking met Biotempt. Erasmus MC heeft desalniettemin aan Biotempt toegezegd dat prof. [eiser] en [naam 2] opnieuw bij het onderzoek betrokken zouden worden. Erasmus MC is daardoor in een nieuw conflict gekomen met Biotempt, welk conflict uiteindelijk heeft geleid tot de schikking waarbij Erasmus MC afstand heeft gedaan van haar recht op royalty’s. De octrooien die prof. [eiser] en [naam 2] voor Biotempt hadden ontwikkeld waren veelbelovend. Het past niet binnen het beleid van Erasmus MC om daarvan afstand te doen. (...)

4.36
Erasmus MC betwist het standpunt van prof. [eiser] . Zij voert aan dat Erasmus MC een non-profit onderzoeksinstituut is dat in de eerste plaats tot doel heeft om kennis beschikbaar te maken aan de maatschappij. Het verstrekken van licenties aan de industrie is een middel, geen doel. Daarbij is uitgangspunt dat als een dossier niet binnen afzienbare tijd tot inkomsten leidt, het dan niet verantwoord is om hier verder in te investeren. In dit geval was met de octrooien geen verdere winst te verwachten. Het geld dat hiervoor gebruikt wordt, is immers bestemd voor wetenschappelijk onderzoek en niet voor investeringen in onzekere projecten. Ook tegenover de uitvinder is Erasmus MC niet verplicht om het octrooi tot het einde der dagen aan te houden. Nu de verhoudingen met Biotempt zo waren verslechterd (mede door toedoen van [eiser] ) en de kwestie alleen kosten met zich bracht voor Erasmus MC, kon niet van haar worden verwacht dat zij de samenwerking met Biotempt zou voortzetten. Het is niet zo dat het conflict met Biotempt alleen betrekking had op de toezegging van Erasmus MC dat prof. [eiser] en [naam 2] bij het onderzoek betrokken zouden blijven. Biotempt trok immers ook de kwaliteit van het onderzoek in twijfel, en weigerde daarom de kosten voor het onderzoek te vergoeden, er waren liquiditeitsproblemen en Biotempt wilde de opzet van de samenwerking veranderen in een one-roof model. (...)

4.37
De rechtbank oordeelt als volgt. Van Erasmus MC mocht worden verwacht dat zij de voor haar, naar zij niet weerspreekt, destijds kenbare belangen van prof. [eiser] , als werknemer en uitvinder van de octrooien, in ogenschouw zou nemen en houden bij de onderhandelingen met Biotempt en daarop haar handelen mede zou afstemmen. Wanneer zij dat onvoldoende heeft gedaan, kan dat tot de conclusie leiden dat het tegenover prof. [eiser] onrechtmatig was om afstand te doen van haar rechten tegenover Biotempt. Naar het oordeel van de rechtbank is het debat op dit punt nog onvoldoende gevoerd. Partijen zullen daarom in de gelegenheid worden gesteld zich hierover nader uit te laten.

4.38
In dat verband wordt reeds het volgende opgemerkt. Beoordeeld dient te worden of Erasmus MC in de gegeven omstandigheden in redelijkheid de beslissing heeft kunnen nemen om afstand van haar recht op royalty’s te doen, waardoor ook prof. [eiser] zijn rechten verloor. In dat verband komt het aan op de aan alle zijden betrokken belangen, de beschikbare alternatieven en de op dat moment voor Erasmus MC en prof. [eiser] te verwachten opbrengsten van de octrooien alsmede de kosten waarmee zij rekening diende te houden bij een voortzetting van de samenwerking met Biotempt. Daarbij geldt dat weliswaar dat Erasmus MC zich mede diende te laten leiden door de belangen van prof. [eiser] doch dat zij ook haar eigen belang in het oog mocht houden. Toelichting behoeft ook of en zo ja waarom prof. [eiser] bij het maken van die afspraken niet betrokken is geweest. Eveneens kan van belang zijn in hoeverre het aan Erasmus MC en/of prof. [eiser] is te wijten dat tussen Erasmus MC en Biotempt een conflict is ontstaan. Mogelijk zal voor de verwachte opbrengsten een deskundige benoemd moeten worden.