Bestemming bereikt
Rechtbank Amsterdam 21 februari 2007, HA ZA 06-2208, Tom Tom International tegen Tom Tom Licensing (Met dank aan Paul Reeskamp, Allen & Overy)
Merkenrecht. Geschil tussen twee merkhouders van Tom Tom, de een voor navigatiesystemen, de ander voor de exploitatie van een 'cartoon property'. Beroep op HvJEG Ansul/Ajax (zelfs een gering gebruik om een afzet te vinden kan normaal zijn) en HR Sidoste (gebruik gericht op één distributeur kan normaal zijn) slaagt niet.
International stelt dat de merkregistraties van Licensing voor vervallenverklaring in aanmerking komen, aangezien zij haar merken in de afgelopen vijf jaren niet normaal heeft gebruikt. Licensing bestrijdt dit.
De rechtbank stelt vast dat International zich voldoende moeite heeft getroost de gestelde non-usus aannemelijk te maken. De rechtbank maakt gebruik van haar in artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE toegekende bevoegdheid om Licensing te belasten met het bewijs van normaal gebruik. Licensing brengt daartoe een aantal stukken in het geding. De rechtbank acht het bewijs hierdoor echter niet geleverd: "Zo er al van merkgebruik in één van de gedeponeerde klassen kan worden gesproken dan nog zijn de plannen voor de film van dermate ongewis dat van merkgebruik in de relevante periode in de Benelux geen sprake is", "uit de overgelegde e-mails betreffende het al dan niet bezoeken van een beurs kan verder geen merkgebruik door Licensing worden afgeleid", "Wel acht de rechtbank het geringe aantal uit het overzicht te herleiden downloads in de Benelux, te weten vijf downloads verdeeld over Nederland en Luxemburg in de relevante periode van vijf jaren, te gering om normaal merkgebruik aan te nemen (...)" en "Met International is de rechtbank echter van oordeel dat niet is komen vast te staan dat Licensing zich met haar website tomtomworld.com onmiskenbaar richt op de Benelux markt".
Licensing biedt nog aan om correspondentie ten aanzien van een overeenkomst met een distributeur te overleggen. Ook deze correspondentie kan volgens de rechter niet tot het bewijs van normaal gebruik leiden: "Het enkel contact hebben met één distributeur, nog afgezien van de vraag of deze niet als agent en als verlengstuk van Licensing zelf moet worden beschouwd, zonder dat de distributie daarna daadwerkelijk een (serieuze) aanvang neemt, wordt onvoldoende geachte om van normaal merkgebruik in de markt van distributeurs uit te kunnen gaan ten einde een afzet te vinden voor het merk. (...) Het enkel jarenlang zoeken naar afzetkanalen voor de merken en het zoeken en afsluiten van een contract met één distributeur, zonder dat de distributie verder van de grond komt, wordt onvoldoende geacht om van normaal gebruik te kunnen uitgaan."
Uit wetenschappelijk oogpunt valt te betreuren dat volgens de rechter in het midden kan blijven de eveneens opgeworpen vraag of de aanduiding TOM TOM, als al door Licensing gebruikt, wel als merkgebruik is aan te merken.
Lees het vonnis hier.
