Bewijs normaal gebruik bij zelfstandige subcategorie

HvJ EU 16 juli 2020, IEF 19571, IEFbe 3146; ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC tegen EUIPO en Taiga) Merkenrecht. ACTC heeft inschrijving aangevraagd voor het woordteken ‘TIGHA’ voor een groot aantal kledingstukken. Taiga heeft oppositie ingesteld op grond van haar oudere Uniewoordmerk ‘TAIGA’ voor eveneens kledingstukken. Volgens de Kamer van beroep maakte Taiga normaal gebruik van haar woordmerk en was er sprake van verwarringsgevaar door het aangevraagde merk. Het Gerecht EU heeft het beroep van ACTC verworpen. Het HvJ EU overweegt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdeling kan worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal gebruikt is voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. Indien er echter sprake is van een ruime categorie die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, moet de houder van het oudere merk het normaal gebruik bewijzen voor elk van de zelfstandige subcategorieën. De hogere voorziening wordt verworpen. Een deel van de onderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat ACTC een nieuwe beoordeling van de feiten wenst, dan wel niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij betwist. Voor het overige is de hogere voorziening ongegrond.

41. Zoals de advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie heeft aangegeven, kan de analyse van het Hof in dat arrest ook worden gevolgd in het kader van de toepassing van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009. De omschrijving van een zelfstandige subcategorie van waren of diensten moet immers op dezelfde criteria berusten, of het nu gaat om een verzoek tot beperking van de in de inschrijvingsaanvraag opgenomen opgave van waren of diensten, dan wel om een oppositie, zodat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de betrokken waren of diensten, die zijn omschreven op basis van dezelfde criteria, kunnen worden vergeleken.

42. Hieruit volgt ten eerste, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van haar conclusie heeft opgemerkt, dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen, namelijk de oorsprong van deze waren of diensten garanderen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal is gebruikt voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie.

43.Ten tweede is het, zoals de advocaat-generaal in punt 52 van haar conclusie heeft aangegeven, voor waren of diensten van een ruime categorie, die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, noodzakelijk om van de houder van het oudere merk te verlangen dat hij bewijst dat dit merk normaal is gebruikt voor elk van deze zelfstandige subcategorieën. Indien deze houder zijn merk heeft ingeschreven voor een ruim assortiment waren of diensten dat hij eventueel op de markt zou kunnen brengen, maar dat niet heeft gedaan in de vijf jaar vóór de publicatie van de merkaanvraag waartegen hij oppositie instelt, kan zijn belang bij de bescherming van het oudere merk voor deze waren of diensten immers niet prevaleren boven het belang dat concurrenten hebben bij de inschrijving van hun merk voor deze waren of diensten.