Bijzonder bruikbaar

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 4 oktober 2011, KG ZA 11-923 (PTC S.A. tegen APE Holland B.V.)

Met gelijktijdige dank aan Anouschka van de Graaf, Van der Steenhoven advocaten N.V.

Octrooirecht. PTC ontwikkelt, vervaardigt en verhandelt trilinrichtingen, bijzonder bruikbaar voor het in de bodem drijven van palen en damwanden. Octrooi: EP 0 524 056 Inbreukverbod wordt toegewezen, beperkt tot Nederland, geen belang bij opgave van gegevens, wel recall, geen afgifte van inrichtingen en promotiemateriaal, dwangsom toegewezen en gemaximaliseerd, niet onredelijk hoog, geen winstafdracht, proceskosten ex 1019 Rv ad €52.299,39.

Bevoegdheid: 4.1 (...) Zolang het Hof van Justitie niet anders heeft beslist, is er evenwel nog steeds vanuit te gaan dat er in kort geding grensoverschrijdende bevoegdheid kan worden aangenomen, ook al is er sprake van een nietigheidsverweer (vgl. Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364 (Yellow Page/Yell)).

Equivalentie, afhankelijke conclusies, overig onrechtmatig handelen
4.25. Of APE tevens inbreuk maakt op een of meer afhankelijke conclusies, en of sprake is van inbreuk door het toepassen van equivalente maatregelen kan bij deze stand van zaken in het midden blijven, nu PTC niet heeft gesteld welk (spoedeisend) belang zij in het geval van een inbreukverbod op basis van conclusie 1 heeft bij een (voorlopig) oordeel over deze gronden voor haar verbodsvordering. Datzelfde geldt voor zover PTC beoogd heeft afzonderlijk onrechtmatig handelen – waaromtrent overigens niets is gesteld – aan haar vorderingen ten grondslag te leggen.

Inbreukverbod
4.27. Bij deze stand van zaken zal het gevorderde inbreukverbod worden toegewezen. Dat het belang van PTC als octrooihoudster bij een verbod in de gegeven omstandigheden minder zwaar zouden wegen dan het belang van APE haar – naar voorlopig oordeel inbreukmakende – handelingen voort te zetten, zoals APE heeft betoogd, valt niet in te zien.

Reikwijdte van het verbod
4.28. PTC heeft een grensoverschrijdend inbreukverbod gevorderd, maar de voorzieningenrechter zal het inbreukverbod beperken tot Nederland. Toewijzing van het verbod voor andere landen dan Nederland kan alleen al niet geschieden omdat PTC heeft nagelaten validaties van het octrooi voor de betreffende landen over te leggen. Mede gelet hierop is naar voorlopig oordeel onvoldoende gesteld omtrent de geldigheid en de mogelijk afwijkende conclusies van de parallelle octrooien in de betreffende landen.

Opgave
4.29. PTC heeft niet gesteld welk spoedeisend belang zij heeft bij de gevorderde opgave van gegevens over voorraad, verhandeling, promotiemateriaal, leveranciers van inbreukmakende inrichtingen (nu beide partijen ervan uitgaan dat dit APE USA is) en van omzet- en winstcijfers. Ten aanzien van de gevorderde gegevens over afnemers en huurders van de inbreukmakende inrichtingen heeft PTC ter zitting gesteld dat die nodig zijn om op korte termijn tegen inbreukmakers op te treden, zodat bij toewijzing van die vordering voldoende spoedeisend belang kan worden aangenomen. Gelet op hetgeen hiervoor in 4.28 is overwogen zal het bevel tot het doen van opgave worden beperkt tot namen en adressen van afnemers en huurders in Nederland.

Recall
4.30. PTC heeft spoedeisend belang bij de gevorderde recall, nu deze voorziening ten doel heeft het voortduren van een mogelijk onrechtmatige situatie te beëindigen. APE heeft zich overigens niet verzet tegen toewijzing. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat APE zal worden veroordeeld om haar afnemers en huurders te verzoeken inbreukmakende trilinrichtingen aan haar te retourneren en niet, zoals door PTC gevorderd, om het inbreukmakend materiaal “terug te halen”, omdat de nakoming van een dergelijke veroordeling niet volledig binnen de macht van APE ligt.

Afgifte ter vernietiging van inbreukmakende inrichtingen en promotiemateriaal
4.31. PTC heeft niet gesteld welk (spoedeisend) belang zij naast een inbreukverbod heeft bij de gevorderde afgifte ter vernietiging van inbreukmakende trilinrichtingen en promotiemateriaal – nog afgezien van de vraag of een dergelijk vordering, die naar haar aard definitief is, in de gegeven omstandigheden toewijsbaar is in kort geding. Deze vorderingen zullen mitsdien eveneens worden afgewezen.

Dwangsom
4.32. De hoogte van de gevorderde dwangsom is niet bestreden en komt evenmin onredelijk hoog voor, zodat die voor toewijzing als gevorderd in aanmerking komt. Wel zal daaraan een hierna te noemen maximum worden gesteld.

Winstafdracht
4.33. De gevorderde winstafdracht komt in de gegeven omstandigheden niet voor toewijzing in kort geding in aanmerking, omdat niet is voldaan aan de daaraan krachtens vaste rechtspraak te stellen eisen. Er is, mede gelet op de af te wegen belangen van partijen, niet inzichtelijk gemaakt dat sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening ter zake is vereist (vgl. HR 29 maart 1985, NJ 1986/84 (M’Barek/Van der Vloodt)). Dit geldt te meer nu de stellingen van PTC omtrent (de omvang van) de winst een louter algemene strekking hebben, zij ter zake geen enkele onderbouwing heeft gegeven en de vordering tot opgave van nadere gegevens op basis waarvan de winst zou moeten worden bepaald niet wordt toegewezen.