Blauwe, springende poema maakt inbreuk op internationale PUMA-merken

Gerecht EU 9 september 2016, ECLI:EU:T:2016:457; T-159/15; IEF 17040; IEFbe 2317 (Puma tegen EUIPO) Merkenrecht. Gemma Group heeft bij het EUIPO een merkaanvraag ingediend van een blauwe, springende poema. Puma heeft hier oppositie tegen ingesteld, waarbij een beroep werd gedaan op de bekendheid van de twee oudere merken van Puma, 1 & 2. De oppositieafdeling heeft de oppositie afgewezen en de beroepskamer van het EUIPO heeft het beroep verworpen. Het gerecht stelt dat de beroepskamer niet mocht afwijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO inzake de bekendheid van de oudere merken. De beslissing van de beroepskamer wordt vernietigd.

30. In casu dient te worden opgemerkt dat verzoekster in haar schrifturen voor de oppositieafdeling had gewezen op een recente beslissingspraktijk van het EUIPO waarbij werd geconcludeerd tot de bekendheid van de oudere merken en de brede kennis ervan door het publiek. Uit de beslissing van het EUIPO van 30 mei 2011 (oppositie B1291618) blijkt immers dat op basis van een groot aantal bewijzen werd geoordeeld dat ouder merk nr. 480105 zeer bekend was, minstens in Frankrijk, gelet op het gebruik ervan op de markt voor waren van klasse 25 (kledingstukken, laarzen, schoenen en pantoffels). In die beslissing werden met name de volgende bewijzen opgesomd: een historisch overzicht van de onderneming en persartikelen, uittreksels uit haar internetsite, foto’s van een wereldberoemde tennisster die verzoeksters waren draagt, persartikelen met foto’s van bekende voetbalploegen die verzoeksters waren dragen, catalogi voor schoenen en kledingstukken van 1996 tot en met 1998 met afbeeldingen van verzoeksters waren, stukken waaruit de sponsoring door verzoekster op het gebied van motorsport blijkt, kopieën van het tijdschrift Sporting Goods intelligence uit de periode 2002 tot en met 2007 dat informatie uit de sportsector bevat en verzoeksters merk of de naam van de onderneming Puma vermeldt, kopieën van artikelen en reclame in tal van tijdschriften in Frankrijk, Duitsland, Spanje, de Benelux, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Griekenland, het jaarverslag 2007 waaruit blijkt dat de marketinguitgaven waren gestegen van 29 miljoen EUR in 1997 tot 424,9 miljoen EUR in 2007. Het EUIPO heeft uitgelegd dat blijkens de overgelegde bewijzen dit oudere merk „langdurig en intensief” was gebruikt en algemeen bekend was op de betrokken markten, waar het een „geconsolideerde positie” innam tussen de „leidende merken”, zoals bleek uit „verschillende en onafhankelijke bronnen”. Verder heeft het EUIPO melding gemaakt van verschillende verwijzingen in de pers (bijvoorbeeld Votre Beauté, Maximal, Femme Actuelle, Le Point, Têtu, Paris Match, Biba, Vogue, Glamour, enz.) die, samen met andere elementen, aantoonden dat het merk door het relevante publiek in hoge mate werd herkend. Bij beslissing van 30 augustus 2010, die betrekking had op oppositie B1287178, oordeelde het EUIPO dat ook ouder merk nr. 593987, gelet op de talrijke overgelegde bewijzen, door het gebruik ervan in de Unie een grote bekendheid had verworven voor kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en sportartikelen, voor zover niet begrepen in andere klassen. Bij beslissing van 20 augustus 2010, die betrekking had op oppositie B1459017, heeft het EUIPO eveneens geconcludeerd dat ouder merk nr. 593987 een groot onderscheidend vermogen had door het „langdurige en intensieve” gebruik en de „hoge mate van herkenning” ervan.

31. Deze eerdere beslissingen van het EUIPO, waarnaar verzoekster nochtans naar behoren had verwezen, werden in de bestreden beslissing niet onderzocht en zelfs niet vermeld; de kamer van beroep heeft enkel eraan herinnerd dat het EUIPO niet gebonden was door zijn eerdere beslissingspraktijk.

32. Bovendien werden de in die beslissingen gedane vaststellingen over de bekendheid van de oudere merken bevestigd door de overgelegde beslissingen van de nationale bureaus. Anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, was de beslissing van het Poolse octrooibureau van 4 juli 2008 op zich bijzonder gedetailleerd over de bewijzen waarop de beoordeling van de bekendheid van de oudere merken (waaronder ouder merk nr. 593987) was gebaseerd. Aldus had het Poolse octrooibureau met name de globale marketing- en reclamecampagnes van verzoekster en haar sponsoring van bekende sportfiguren uitvoerig beschreven. Het had met name vastgesteld dat de onderneming op de markt was sinds 1948, en dus reeds 60 jaar op de datum van zijn beslissing, en dat het merk bestaande in de afbeelding van een springende katachtige al jarenlang bekend was in Polen. Op basis van de bewijzen die het „betrouwbaar, logisch en coherent” achtte en die volgens hem op een geloofwaardige manier verzoeksters inspanningen op het gebied van de promotie van haar merk aantoonden, heeft het Poolse octrooibureau geoordeeld dat verzoeksters merken bestaande in de afbeelding van een springende katachtige op intensieve wijze in de handel waren gebruikt en hierdoor bekendheid hadden verworven. Verder werden in de beslissingen van het Franse INPI, met name die van 10 april 2013, 25 oktober en 13 november 2012, en in de beslissing van het Portugese INPI van 10 maart 2009 weliswaar niet uitvoerig de bewijzen beschreven die aan de basis lagen van de conclusies ervan, maar die beslissingen zijn alle overeenstemmend wat de brede kennis van verzoeksters oudere merken door het relevante publiek (met name voor kleding) of de bekendheid ervan betreft. Ten slotte blijkt uit het door verzoekster aangehaalde arrest van 7 november 2013, Opspringende katachtige (T‑666/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:584, punt 36), dat „het model [dat overeenkomt met de oudere merken] bekend [is]”. Het betrof weliswaar een procedure tot nietigverklaring van een model, maar de vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op oudere modellen die waren „openbaar gemaakt” in internationale merkinschrijvingen van verzoekster, daaronder begrepen in de oudere merken.

33. Derhalve dient enerzijds te worden opgemerkt dat de bekendheid van de oudere merken door het EUIPO was vastgesteld in drie recente beslissingen, die werden bevestigd door meerdere nationale beslissingen, en dat deze beslissingen betrekkingen hadden op dezelfde oudere merken, op dezelfde of soortgelijke waren als die welke in casu aan de orde zijn en op een aantal lidstaten waarover het tevens gaat in de onderhavige zaak. Anderzijds is de vaststelling van de bekendheid van de oudere merken een feitelijke vaststelling die niet afhangt van het aangevraagde merk, zoals verzoekster terecht opmerkt.

34. In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep, gelet op de in punt 20 supra aangehaalde rechtspraak, volgens welke het EUIPO rekening moet houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen, en gelet op haar motiveringsplicht, niet mocht afwijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO zonder enige uitleg te verstrekken over de redenen waarom zij van oordeel was dat de in die beslissingen verrichte feitelijke vaststellingen inzake de bekendheid van de oudere merken niet of niet langer relevant waren. De kamer van beroep maakt immers geenszins gewag van een afname van die bekendheid sinds bovengenoemde recente beslissingen, en evenmin van een eventuele onrechtmatigheid van die beslissingspraktijk.