BMW (oud)
Hoge Raad, 26 juni 2009, LJN: BH8674, Pinocchio Schoenen B.V. tegen The Jaguar Collection Limited c.s.
Merkenrecht. BMW, BVIE en TRIPs. Nietigheid van inschrijving van merk (uit 1984) wegens verwarring met algemeen bekend woord/beeldmerk (JAGUAR) in zin van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE (art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW) en art. 6bis Unieverdrag? Maatstaf. Eis van soortgelijkheid als bedoeld in art. 6bis. Prejudiciële vragen aan Benelux-Gerechtshof over uitleg van art. 4, aanhef en onder 5, oud BMW voor de periode vóór inwerkingtreding van art. 16 lid 3 Trips-Verdrag.
Partijen strijden over JAGUAR-merken. Jaguar acht zich aangetast in haar - volgens haar wereldbekende - JAGUAR-merken en dito handelsnaam, doordat eiseres 1 onder de naam 'Jaguar Shoes for Men' herenschoenen op de markt heeft gebracht en doordat Pinocchio in 1984 het merk JAGUAR te kwader trouw heeft gedeponeerd. Na een eerder tussen partijen gevoerd kort geding vordert Jaguar thans een verbod op het gebruik van het merk JAGUAR en nietigverklaring van het depot uit 1984.
De rechtbank heeft de op merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslagen (almede op onrechtmatige daad) gebaseerde vorderingen van Jaguar in zijn geheel afgewezen. In hoger beroep van dat vonnis in kort geding heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch onder meer geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Pinocchio het merk JAGUAR in 1984 te kwader trouw heeft gedeponeerd, maar dat Jaguar zich wel kan verzetten tegen gebruik van het merk JAGUAR door eiseres 1 met betrekking tot de herenschoenen 'Jaguar Shoes For Men', door in reclame-uitingen slogans te bezigen als 'de wereldbekende naam Jaguar staat voor kwaliteit en zekerheid' en 'de befaamde Jaguars'.
Inschrijving algemeen bekend merk & 6bis Parijs: 4.4.2 Het middel faalt. Hoezeer ook art. 6bis Unieverdrag vooral zijn betekenis ontleent aan de bescherming die het biedt aan een algemeen bekend merk dat niet in het betrokken Unieland is ingeschreven, inschrijving van dat algemeen bekende merk staat aan (voortduring van) die bescherming niet in de weg.
Definitie algemeen bekend merk (BMW, TRIPs & BVIE): 4.5.2 Onderdeel 1 klaagt dat het hof door voor de bepaling of sprake is van een algemeen bekend merk uit te gaan van art. 2.4, aanhef en onder e, BVIE, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd, namelijk niet die van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud). Volgens deze laatste bepaling moest het algemene publiek het merk kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. Door de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag op 1 januari 1996 is de drempel substantieel verlaagd doordat volgens art. 16 (2) van dat verdrag bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, aldus het onderdeel.
4.5.3 Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden omdat het berust op een verkeerde lezing van het arrest. In de eerste plaats blijkt uit rov. 4.14 dat het hof - terecht - onder ogen heeft gezien dat het TRIPs-Verdrag in deze zaak geen rol speelt. Bovendien blijkt uit de eerste zin van rov. 4.13 dat het hof zich aansluit bij het desbetreffende oordeel van de rechtbank in rov. 3.6 van haar vonnis, "dat het automerk JAGUAR van Jaguar c.s. ten tijde van het merkdepot door Pinocchio in 1984 een algemeen bekend merk in de zin van de BMW (oud) was". Aangenomen moet daarom worden dat het hof door in rov. 4.13 te spreken van een algemeen bekend merk "in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE" slechts vanuit een oogpunt van actualisering verwijst naar de bepaling van het BVIE die met art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) correspondeert en geen andere maatstaf heeft gehanteerd dan de rechtbank met inachtneming van laatstgenoemd artikel heeft aangelegd.
Prejudiciële vragen BenGH (BMW): 4.6.2 Bij de beoordeling van deze klacht dient als uitgangspunt dat ten tijde van het depot door Pinocchio in 1984 art. 6bis Unieverdrag voor de bescherming van een algemeen bekend merk de eis stelde dat dit merk werd gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren als die waarvoor het ingeschreven, mogelijk verwarring stichtende, merk werd gebruikt. De tekst van art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud) spreekt in dit verband slechts van een merk dat verwarring kan stichten "met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs", zonder die eis uitdrukkelijk te noemen. Art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag breidt de bescherming van art. 6bis Unieverdrag onder bepaalde voorwaarden uit tot waren (en diensten) die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het mogelijk verwarring stichtende merk is ingeschreven, maar die uitbreiding dient, zoals gezegd (hiervoor in 4.5.3), in deze zaak buiten beschouwing te blijven.
4.6.3 Aldus rijzen vragen van uitleg van art. 4, aanhef en onder 5 BMW (oud) welke hierna in 6 worden geformuleerd en welke de Hoge Raad zal voorleggen aan het Benelux-Gerechtshof, nu niet gezegd kan worden dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vragen van uitleg
6. Vragen van uitleg met betrekking tot de voormalige Benelux-Merkenwet
1. Moet, voor de periode voorafgaande aan de inwerkingtreding van art. 16 lid 3 TRIPs-Verdrag, art. 4, aanhef en onder 5, BMW (oud), aldus worden uitgelegd dat deze bepaling de bescherming die zij het algemeen bekende merk biedt, beperkt tot het recht zich te verzetten tegen inschrijving van dat merk door een ander voor gelijke of soortgelijke waren als waarvoor het algemeen bekende merk wordt gebruikt?
2. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode dan andere eisen of voorwaarden?
3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, golden voor die bescherming in de in die vraag genoemde periode naast de eis van (soort)gelijkheid van waren nog andere eisen of voorwaarden?
Lees het arrest hier.
