Bodem bodyscanner
Rechtbank Amsterdam, 25 maart 2009, HA ZA 07-3221, Adani tegen Odmedical B.V. (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst Advocaten)
Eerst even voor jezelf lezen. Auteursrecht. Merkenrecht. Bodem in geschil over vaststellingsovereenkomst in merken- en auteursrechtelijk geschil m.b.t. de CONPASS bodyscanner van eiser Adani (zie (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 2 augustus 2007, IEF 4469).
Overtreding vaststellingsovereenkomst inz. merk- en auteursrechtelijk geschil leidt tot boete ad € 575.000. Merk- en auteursrechtinbreuk aangenomen. Geen geldige reden voor gebruik CONPASS door ODMedical. Volledige proceskostenvergoeding ad € 25.301,68, aangezien geschil ging over vaststellingsovereenkomst waarvan de kern bestaat uit de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.
Ter beëindiging van hun geschil over het merk CONPASS en de auteursrechten op de bodyscanner van Adani hebben Adani en ODMedical in 2006 een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarin is bepaald dat Adani exclusief merkhouder is en de auteursrechten bezit van de Bodyscanner “CONPASS”. Na ondertekening van de overeenkomst past ODMedical de door haar verhandelde bodyscanner aan en brengt deze op de markt onder de nieuwe naam SOTER RS security bodyscan. ODMedical blijft echter documenten verspreiden waarin het merk CONPASS en foto’s van de CONPASS bodyscanner gebruikt worden. In 2007 wijzigt ODMedical de naam van haar scanner in DRS CONPASS.
Adani is van mening dat ODMedical inbreuk maakt op de auteurs- en merkenrechten en bovendien de vaststellingsovereenkomst niet nakomt.
ODMedical voert in conventie de volgende verweren aan:
1. Er is geen sprake van inbreuk op het merkenrecht, omdat ODMedical sinds het tekenen van de vaststellingsovereenkomst geen producten op de markt heeft gebracht of gepromoot onder de naam CONPASS. Tevens betwist ODMedical dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht.
2. Er is geen sprake van misleidende reclame of onrechtmatig handelen. ODMedical heeft voor de promotie van de nieuwe bodyscanner slechts afbeeldingen gebruikt die niet zijn gemaakt met de CONPASS bodyscanner.
3. Er is niet in strijd gehandeld met de artikelen 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst. Wegens het feit dat er geen tekortkoming is, kan Adani ook geen aanspraak maken op de boete die op grond van artikel 12 kan worden toegewezen. Subsidiair stelt ODMedical dat er sprake is van een tekortkoming van geringe betekenis.
Ad 1. Inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 BVIE: ODMedical stelt dat er geen sprake van merkgebruik is, maar van gebruik anders ter onderscheiding van waren (artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE). Zij stelt hiervoor een geldige reden te hebben. Bodyscanners moeten voldoen aan bepaalde (veiligheids)eisen. Hiervoor had ODMedical oude documenten nodig.
De rechtbank oordeelt dat er voor ODMedical niet een zodanige noodzaak bestond om het beschermde merk van Adani te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet verlangd kon worden zich van dat gebruik te onthouden. Het enkele feit dat ODMedical niet op tijd over de oude documenten kon beschikken, was geen reden om zonder toestemming van Adani diens testrapporten en certificaten te gebruiken (7.3.). Merkinbreuk aangenomen.
ODMedical heeft geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd met betrekking tot de vermeende inbreuk op het auteursrecht van Adani en de hierop betrekking hebbende vordering wordt ook toegewezen (7.4.).
Ad 2. Misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW: De rechtbank oordeelt dat er sprake is van misleidende reclame. Misleiding ontstaat met name doordat via de testrapporten, certificaten en afbeeldingen eigenschappen van de bodyscanner van Adani toegekend kunnen worden aan de nieuwe bodyscanner van ODMedical. Ook het gebruik van de link op de website kan misleidend zijn in de zin van 6:194 BW.
Ad 3. Schending van de vaststellingsovereenkomst: ODMedical heeft gehandeld in strijd met de artikelen 3, 4 en 8 van de vaststellingsovereenkomst volgens de rechtbank. Dit omdat zij heeft nagelaten de aanvraag voor het gemeenschapsmerk over te dragen aan Adani. Bovendien heeft zij een link op haar website met informatie over de bodyscanner 60 dagen laten staan (7.5.).
Adani kan aanspraak maken op het boetebedrag ad € 575.000. De rechtbank ziet geen reden dit bedrag te matigen aangezien zij het niet aannemelijk acht dat de boete in deze omstandigheden leidt tot een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat, waartegen de billijkheid zich zou verzetten (7.7.).
In reconventie heeft de rechtbank het volgende overwogen: Er is geen sprake van onrechtmatige publicatie geweest van Adani (of haar distributeur) aan het Amerikaanse Consulaat in Frankfurt en aan de douane in Vietnam en Dubai. Voor onrechtmatige publicatie is schade vereist. ODMedical heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij als gevolg van de publicatie schade heeft geleden (8.3.).
Geen sprake van vervallenverklaring wegens non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE aangezien de gebruikstermijn van de merken van Adani nog niet zijn verstreken (8.4.).
Lees het vonnis hier.
