BORREL-merken en BRRLS niet te kwader trouw geregistreerd

Rechtbank Den Haag 10 december 2014, IEF 14472 (Borr€ls tegen BRRLS)
Merkenrecht. Contractenrecht. Tussen partijen is een samenwerking voor de organisatie van netwerkborrels voorbereid en zijn merkregistraties 070BORREL, 010BORREL, 020BORREL en BRRLS gedaan op naam van Borr€ls BV. Op het moment van deponering van de merken werkten partijen samen en was het hun bedoeling die samenwerking in Borr€ls onder te brengen. Depots zijn niet als te kwader trouw aan te merken. BBRLS heeft de merken 070BORREL en BRRLS gebruikt voor een netwerkborrel in februari 2013, het inbreukverbod wordt toegewezen. Aangezien gedaagde eerder handelsnamen gebruikte en, als er al in de intentieverklaring handelsnaamoverdracht gelezen dient te worden, is door beëindiging van de samenwerking de overdrachtverplichting geëindigd.

4.13. Gelet op de voorgeschiedenis is aannemelijk dat partijen beoogden gezamenlijk de in opdracht van [Y] ontwikkelde logo’s, benamingen en tekens te (blijven) gebruiken in het kader van de organisatie van netwerkborrels. Van belang is dat Borr€ls B.V. de logo’s als Benelux-merken op haar naam heeft gedeponeerd en laten inschrijven. Dit gebeurde op een moment dat [A], [B] en [Y] samenwerkten en het hun bedoeling was die samenwerking onder te brengen in Borr€ls B.V. Wat er van de mogelijke antedatering van de (opzeggings- of beëindigings-)brief van [Y] aan [B] en de persoonlijke betrokkenheid van [Y] – die door Borr€ls B.V. is aangevoerd maar door hem uitdrukkelijk wordt ontkend – bij de deponering van de merken ook zij, vast staat dat de merkinschrijvingen op naam van Borr€ls B.V. zijn verricht op 23 april 2012, terwijl de samenwerking op zijn vroegst op 24 april 2012 door [Y] is beëindigd, en volgens [Y] zelfs pas in mei 2012.
4.14. Naar het oordeel van de rechtbank is geen sprake van kwade trouw bij de merkregistratie aan de zijde van Borr€ls B.V. in de zin van artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE, noch anderszins. Borr€ls B.V. wist weliswaar van het eerdere gebruik van de logo’s (die destijds nog niet als merk waren geregistreerd) door [Y], maar mocht, gelet op de (voorgenomen) samenwerking, ervan uitgaan dat zij toestemming had, althans gerechtigd was, de Merken op haar naam te registreren, althans [Y] heeft onvoldoende onderbouwing verschaft om tot een conclusie van kwade trouw te kunnen komen. Dat er overigens sprake is van onrechtmatig handelen op grond waarvan Borr€ls c.s. geen beroep zou (meer) kunnen doen op de Merken, is door [Y] onvoldoende onderbouwd gesteld. Daarbij weegt mee dat vaststaat dat partijen geen afspraken hebben gemaakt over de beëindiging van de samenwerking of de afwikkeling daarvan en dat [Y] en Borr€ls B.V. – al dan niet tezamen met [Y] – ook na de beëindiging van de samenwerking nog borrels heeft georganiseerd waarbij gebruik gemaakt is van de Merken.

Handelsnaamrechten
4.16. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik geldt dat uit hetgeen door Borr€ls B.V. is aangevoerd niet blijkt dat zij gerechtigd is tot bepaalde handelsnamen, althans daarvoor is door haar onvoldoende onderbouwing verschaft. Als er al sprake is van handelsnaamrechten op door Borr€ls B.V. genoemde aanduidingen, valt daarmee nog niet in te zien dat deze rechten aan Borr€ls B.V. zouden toekomen. Vaststaat immers dat [Y] al eerder netwerkborrels organiseerde onder die benamingen. Dat er handelsnamen ten tijde van de samenwerking tussen [B], [A] en [Y] door [Y] zijn ingebracht in Borr€ls B.V. of dat Borr€ls B.V. dergelijke handelsnamen feitelijk voor haar onderneming heeft gevoerd, is gesteld noch gebleken. Als er al in de intentieverklaring een verplichting dient te worden gelezen op grond waarvan [Y] verplicht was om handelsnamen in te brengen in Borr€ls B.V., dan brengt de beëindiging van deze samenwerking door [A] en [Y] met zich mee dat daarmee ook een dergelijke verplichting is geëindigd, althans Borr€ls B.V. heeft geen concrete onderbouwing verschaft om daarover anders te oordelen. Hetzelfde geldt voor de door Borr€ls B.V. genoemde url’s, domeinnamen, Facebookpagina’s en websites. Als die niet al tijdens de samenwerking door [Y] zijn ingebracht in Borr€ls B.V. of anderszins bij Borr€ls B.V. zijn komen te berusten, is er na de beëindiging van de samenwerking geen grond om die alsnog over te (laten) dragen aan Borr€ls B.V.

Op andere blogs:
NLO Shieldmark