Buldog is geënt op een stripfiguur door Walt Disney ontworpen

Hof 's-Gravenhage 2 oktober 2012, LJN BX8708 (Leidseplein beheer tegen Netcom Service)

Leidseplein-merken

Buldog-pornowebsite

Butch the bulldog (1940)

Uitspraak mede ingezonden door Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten.

IE; merkenrecht; The Bulldog bekend merk? Vereisten voor het leggen van een verband; eisen aan bewijsaanbod.

In navolging van IEF 2110, over de verhouding WIPO-arbitrage [D2004-0174] versus nationale rechtspraak, de geldige reden en de reputatie van bepaalde waren en diensten. [Netcom service] vorderde en kreeg i.c. een verklaring voor recht dat de domeinnamen bulldog.com en buldog.com, waarop pornografische waren en diensten werken aangeboden, geen inbreuk maken op enige merk- en/of handesnaam- en/of enige andere rechten van Leidseplein beheer.

Na het tussenarrest LJN BP7954, volgt dit eindarrest: Het gaat in de onderhavige zaak om de vraag of [geïntimeerde] inbreuk maakt op de merkrechten van [appellant] door gebruik te maken van de tekens 'buldog' en/of 'bulldog'. [geïntimeerde] heeft gebruik gemaakt van de domeinnamen bulldog.com en buldog.com om onder deze domeinnamen pornografische waren en diensten aan te bieden. De grieven leiden niet tot vernietiging en het vonnis waarvan beroep moet worden bekrachtigd. In het midden kan blijven of, c.q. hoe lang [appellant] gebruik van de tekens 'bulldog' en 'buldog' heeft gedoogd en of sprake is van rechtsverwerking.

Appellant heeft nader bewijs aangeboden omtrent de bekendheid van de The Bulldog-merken. Andere feiten dan genoemde bezoekersaantallen en publicaties acht het hof onvoldoende, voor zover een marktonderzoek werd aangeboden, had hij deze zonder nadere instructie moeten overleggen.

Een van oorsprong uniek merk kan verwateren (onder verwijzing naar HR 3 februari 2012, IEF 10862). De illustratie van het beeldmerk is in allerlei varianten op het internet te vinden als clipart en de buldog is geënt op een stripfiguur die in 1940 door Walt Disney is ontworpen. Het publiek dat kennisneemt van het gebruikte teken zal geen verband leggen met de merken van appellant.

Wat betreft de stelling dat geïntimeerde heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog ligt de bewijslast bij appellant. Deze heeft echter geen bewijs van bedoelde stelling aangeboden.

In citaten

Is The Bulldog een bekend merk?
6.6. [appellant] heeft nader bewijs aangeboden van "haar stellingen omtrent de bekendheid van de The Bulldog merken, onder meer door het horen van nader op te geven getuigen". Voor zover wordt aangeboden getuigen te doen horen is het bewijsaanbod onvoldoende gespecificeerd. Een bewijsaanbod dient feiten en omstandigheden aan te wijzen waaromtrent men getuigen wenst te horen. 'Bekendheid' in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE is een juridische kwalificatie. Een bewijsaanbod terzake dient derhalve feiten en omstandigheden aan te wijzen waaruit die kwalificatie kan volgen. Andere feiten en omstandigheden dan de genoemde bezoekersaantallen en publicaties - die het hof onvoldoende acht - zijn evenwel niet gesteld. Voor zover [appellant] (gelet op de aanduiding "onder meer") daarmee tevens het oog heeft op nadere schriftelijke stukken, zoals een marktonderzoek, had hij deze zonder nadere instructie moeten overleggen.

6.7. Het voorgaande brengt mee dat [appellant] uitsluitend voor zover zijn merken worden gebruikt ter onderscheiding van in coffeeshops geleverde waren en diensten bescherming kan ontlenen aan artikel 2.20 lid 2 onder c. BVIE, mits voldaan wordt aan de overige, in die bepaling gestelde voorwaarden. Met betrekking tot dat laatste overweegt het hof als volgt.

Legt het publiek een verband?
7.4. In het kader van de mate van onderscheidend vermogen van het merk is niet alleen van belang of en in hoeverre het merk beschrijvend is voor de aangeboden waren en diensten (dat is het in dit geval niet), maar ook de mate waarin met dat merk overeenstemmende tekens voor soortgelijke of andersoortige waren en diensten worden gebruikt, met andere woorden: de 'uniciteit' van het teken. Daarbij kan een van oorsprong uniek merk zijn 'verwaterd' (vgl. HR 3 februari 2012, NJ 2012, 92 inzake [appellant]/Redbull). (...) Daarbij wijst [geïntimeerde] erop dat de illustratie in allerlei varianten op internet te vinden is als 'clipart'. Hij heeft van zowel het gebruik van 'bulldog' als woordmerk, als van het gebruik als clipart voorbeelden overgelegd. Ter verklaring van dit gebruik stelt [geïntimeerde] dat de afbeelding van een buldog van het soort als door [appellant] gebruikt geënt is op een stripfiguur die in 1940 door Walt Disney is ontworpen.

7.5. De overeenstemming tussen merk en teken en de (veronderstelde grote mate van) bekendheid van het merk bij het publiek waarvoor de door [appellant] onder dat merk in coffeeshops aangeboden waren en diensten bestemd zijn enerzijds afwegend tegen de niet-soortgelijkheid van de door [appellant] onderscheidelijk [geïntimeerde] aangeboden waren en diensten, het verschil in doelgroep en de geringe mate van uniciteit van het merk anderzijds, is het hof van oordeel dat niet kan worden geconcludeerd dat het publiek dat kennisneemt van het door [geïntimeerde] gebruikte teken een verband zal leggen met de merken van [appellant].

Ongerechtvaardigd voordeel/afbreuk?
8.3. [geïntimeerde] heeft dat betwist. Met betrekking tot de keuze voor de woorden 'bulldog' en 'buldog' heeft hij verklaard dat hij een generieke naam wilde, die niet direct verwijst naar porno en gemakkelijk te onthouden is door een internationaal publiek. Anderzijds wordt de term 'bulldog' impliciet wel gekoppeld aan de sexindustrie, aldus [geïntimeerde] (CvR/CvA 65). Ter onderbouwing van deze stelling heeft [geïntimeerde] een groot aantal screenprints overgelegd waaruit dat laatste blijkt (productie 19). [appellant] heeft dit niet betwist. Zoals het hof hiervoor, onder 7.4 heeft overwogen, heeft [appellant] evenmin betwist dat zowel het woord 'bulldog', als op zijn beeldmerk gelijkende illustraties veelvuldig worden gebruikt en dat genoemde illustraties als clipart op internet te vinden zijn. Hij heeft daarbij erkend dat een aantal van de door [geïntimeerde] overgelegde afbeeldingen afkomstig is van [appellant] (CvD/CvR 83). In dit licht bezien is de stelling van [geïntimeerde] dat hij de in 2003 op zijn website geplaatste afbeelding als clipart van internet heeft gehaald niet onaannemelijk.

Gelet hierop staat voor het hof geenszins vast dat [geïntimeerde] bij de registratie van de domeinnamen of later, bij de wijze van gebruik van zijn websites en/of het deponeren van zijn merken heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merken The Bulldog van [appellant]. Het gebruik van het Engelse lidwoord "The" is zo weinig onderscheidend dat daaruit geen andere conclusie volgt.

8.4. Wat betreft de stelling dat [geïntimeerde] heeft willen aanhaken bij de bekendheid van het merk The Bulldog ligt de bewijslast bij [appellant]. Deze heeft echter geen bewijs van bedoelde stelling aangeboden.

Geldige reden?
9. De vraag of [geïntimeerde] een geldige reden had en of het vonnis waarvan beroep op dit punt juist is behoeft gelet op het voorgaande geen beoordeling. Volledigheidshalve wijst het hof erop dat in de hiervoor onder 7.4 genoemde zaak [appellant]/Redbull door de Hoge Raad prejudiciële vragen zijn gesteld over de communautaire betekenis van dat begrip.

Nietigheid van de merkrechten van [geïntimeerde]?
10. Gelet op het voorgaande kan de vordering tot nietigverklaring van de merkrechten van [geïntimeerde] wegens rangorde niet slagen. De gronden daarvoor zijn immers dezelfde als de inbreukgronden (artikel 2.28 lid 3, onder a. jo. artikel 2.3 BVIE).

Op andere blogs:
DomJur 2012-896