Conclusie A-G Ćapeta: overlapping tussen eerder octrooi en later model geeft voorrang

Conclusie AG HvJ 13 juli 2023; IEF 21564; ECLI:EU:C:2023:576 (EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann) In deze zaak staat een uitpsraak van het Gerecht centraal die ongunstig is uitgevallen voor het EUIPO ten opzichte van The KaiKai Company Jaeger Wichmann (hierna: KaiKai). KaiKai wilde een gemeenschapsmodel inschrijven, ten aanzien van sportapparatuur, zich beroepend op een voorrangsrecht, gebaseerd op het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (hierna: het PCT). Het EUIPO heeft dit beroep op voorrang afgewezen, maar de argumenten die daarbij gevoerd werden noopten tot een hogere voorziening. 

Het EUIPO stelde beroep in omdat zij meende dat KaiKai een voorrangsrecht van zes maanden toekwam, terwijl KaiKai stelde dat het een termijn van twaalf maanden betrof. Het Gerecht was van oordeel dat een internationale aanvraag, krachtens het PCT, voor gemeenschapsmodellen ook als octrooiaanvraag kon worden gekwalificeerd. Daarbij verwees het Gerecht naar het Verdrag van Parijs, stellend dat het oudere recht bepalend is voor de duur van de termijn. Ten aanzien van de eerdere octrooiaanvraag als fundament voor voorrang van een latere modelaanvraag merkt de A-G op dat, wegens de territoriale gebondenheid van intellectuele eigendomsrechten, een aanvraag die steunt op een eerdere octrooiaanvraag tijdelijk zowel een octrooiaanvraag als een gebruiksmodelaanvraag is totdat een nationale instantie hier een besluit over heeft gedaan. Het EUIPO stelt dat een aanvraag, om van voorrang te kunnen genieten, overeenkomstig moet zijn met het eerdere recht waar het op wil steunen. Het Gerecht stelt dan weer dat een intellectueel eigendomsrecht elk intellectueel eigendomsrecht kan steunen. De A-G hangt dezelfde visie aan. Zij stelt dat het bij de uitleg van het Verdrag van Parijs passender is om te kijken naar de overlapping die beide aanvragen met elkaar hebben. De A-G geeft dan wel weer aan dat de termijn onjuist is vastgesteld. In de totstandkoming van het Verdrag van Parijs vindt de A-G aanwijzingen om aan te nemen dat de termijn van zes of twaalf maanden bedoeld was om de ongelijkheid in verleningsduur gelijk te trekken. De voorrangsduur moet, volgens de A-G, afhankelijk zijn van het latere recht, niet het oudere. In casu is dat zes maanden, niet twaalf. De A-G geeft het Hof van Justitie ter overweging dat een modelaanvraag op een eerdere octrooiaanvraag kan worden gebaseerd, maar dat de termijn voor de aanvraag door het jongere recht wordt beheerst, niet het oudere.

122 Kortom, gelet op de gelijkenissen tussen octrooien en gebruiksmodellen, kan niet worden uitgesloten dat er ook wezenlijke overlapping optreedt tussen een eerdere octrooiaanvraag en een latere modelaanvraag. Indien wordt aangenomen dat de regel dat het moet gaan om hetzelfde onderwerp materieel van aard is, staat er niets aan in de weg dat een octrooi wordt gebruikt als bron van rechten van voorrang voor een later model op dezelfde wijze als dit wordt gedaan voor een gebruiksmodel. Mijns inziens wordt deze mogelijkheid niet uitgesloten door de bepalingen van het Verdrag van Parijs.

144 Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

–       het arrest van het Gerecht van 14 april 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Gymnastiek- en sportapparatuur en -uitrusting) (T‑579/19, EU:T:2021:186), te vernietigen;

–       het tweede middel dat The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR voor het Gerecht heeft aangevoerd, af te wijzen;

–       de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen voor een uitspraak over het overblijvende middel;

–       de beslissing omtrent de kosten aan te houden.