Conclusie A-G: Element voor het plaatsen van auto-embleem in grille vervult geen functie van een merk

A-G HvJ EU 21 september 2023, IEF 21692; C‑334/22 (Audi AG tegen GQ). Audi is merkhouder van het teken van de vier naast elkaar geplaatste en overlappende ringen. Verweerder GQ is een verkoper van reserveonderdelen voor auto’s. Hij verkoopt deze reserveonderdelen aan distributeurs. Daarnaast bood verweerder in de periode tussen 1986 en 2017 grilles voor auto's aan via het internet. Deze grilles bevatten uitgespaarde ruimte die overeenkomen met de contouren van het merk van Audi. Audi heeft hierop een inbreukprocedure gestart, waarbij prejudiciële vragen zijn gesteld aan het Hof [zie IEF 21148]. De verwijzende Poolse rechter wenst hierbij te vernemen of de beschermingsomvang van het merk zich ook uitstrekt tot het element om het embleem van een autofabrikant op een grill aan te brengen of te monteren. De vraag die de rechter hiertoe stelt, is of de verkoper van niet-originele reserveonderdelen van een auto deze onderdelen in de handel mag brengen indien ze een element bevatten om het embleem van een autofabrikant aan te brengen en monteren dat voor zijn vorm gelijk is aan het merk van de autofabrikant. De rechter wil voor beantwoording van deze vraag weten of het element van een grille dat dient voor bevestiging van het embleem van de autofabrikant en overeenkomt met het merk van de merkhouder de herkomstfunctie van een merk vervult.

36.      Op basis van de in het onderzoek gehouden enquête wordt ten tweede aangestipt dat professionele detailhandelaren en werkplaatsen „in overgrote meerderheid” aangaven dat de reserveonderdelen afkomstig waren van een zelfstandige bron, waaruit blijkt dat deze professionele verkopers niet geneigd zijn zich wat de herkomst van de grilles betreft om de tuin te laten leiden. Zelfs in het geval van eindgebruikers was het percentage dat naar de oorspronkelijke fabrikant wees relatief gering. Op basis daarvan wordt in het onderzoek geconcludeerd dat professionals het Uniemerk van de oorspronkelijke fabrikant in het kader van de verkoop van zelfstandig ingekochte reserveonderdelen eerder lijken op te vatten als een beschrijving van de kenmerken van het product – als een element dat beantwoordt aan een technisch doel – dan als een aanduiding van de herkomst.(19)

37.      Uiteraard kan in het merkenrecht een empirische studie niet de enige beslissende factor zijn bij de uiteindelijke beoordeling van een individuele zaak in het merkenrecht zoals die welke in het onderhavige geding aan de orde is. Uit voornoemd onderzoek blijkt echter dat per geval een analyse van de omstandigheden moet worden gemaakt om te bepalen in welke mate de desbetreffende consumenten het betrokken teken beleven. Daartoe moet onder meer bijzondere aandacht worden besteed aan de informatie die beschikbaar is tijdens het verkoopproces van het betrokken onderdeel en aan de bijzondere kenmerken van de betrokken geografische markt. In het geval van Polen bijvoorbeeld lijkt het voor de partijen in de onderhavige zaak vast te staan dat nog steeds aanzienlijke hoeveelheden gebruikte en beschadigde auto’s in die lidstaat worden ingevoerd uit andere lidstaten. In die context komen oudere te repareren auto’s opmerkelijk vaak voor op de Poolse automarkt, waardoor de herstelmarkt in dat land zeer ontwikkeld is en bekend bij consumenten, die bereid zijn dergelijke oudere auto’s te repareren om ze hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven.(20)