Conclusie A-G HvJ EU: meerdere merkhouders; unanimiteit of meerderheid bij verlenen en intrekken licentie?

Conclusie A-G HvJ EU 8 december 2022; IEF 21238; IEFbe 3619; C‑686/21 (Legea) De Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken in Italië, hierna: de Corte suprema) wenst in de zaak Legea van het Hof van Justitie van de Europese Unie te vernemen of het Unierecht voorziet in een stelsel voor de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor zowel de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk aan een derde als de intrekking van die licentie. De Corte suprema dient zich namelijk uit te spreken in een zaak waarin meerdere personen medehouder zijn van een merk, de gezamenlijke merkhouders besloten hebben een licentie voor het gebruik ervan te verlenen aan een vennootschap en een van de merkhouders op een later moment toch te kennen heeft gegeven de licentie niet te willen laten voortduren. Het merk in casu betreft het merk ‘Legea’ voor sportartikelen.

De prejudiciële vragen die de Corte suprema aan het Hof voorlegt luiden als volgt. Ten eerste stelt de Corte suprema de vraag of het Unierecht met zich brengt dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders kunnen beslissen over de verlening van een licentie aan derden voor het exclusieve gebruik van het gemeenschappelijke merk, of dat daarvoor een unanieme beslissing vereist is.

Ten tweede vraagt de Corte suprema aan het Hof, in het geval een unanieme beslissing vereist is, of het voor een van de medehouders van een merk dat bij unanieme beslissing in licentie is gegeven niet mogelijk is die beslissing eenzijdig te herroepen? Of dat het tegenovergestelde in overeenstemming is met het Unierecht en het dus is uitgesloten dat de medehouder blijvend aan zijn oorspronkelijke wilsuiting gebonden is en deze zijn beslissing dus wel kan herroepen?

De A-G geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in overweging om de Corte suprema het volgende te antwoorden:

„Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, alsook, wanneer van toepassing, de corresponderende bepalingen van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

moeten aldus worden uitgelegd dat:

in geval van medehouderschap van een merk, de totstandkoming van de gezamenlijke toestemming van de medehouders om een derde een licentie voor het gebruik van het merk te verlenen – ongeacht of het een nationaal merk of een Uniemerk betreft – of om die licentie te beëindigen, wordt geregeld in de toepasselijke bepalingen van de betrokken lidstaat.”