Conclusie A-G: Pharmathen maakt inbreuk op octrooi Novartis

Parket bij de Hoge Raad 22 maart 2024, IEF 21957; ECLI:NL:PHR:2024:328 (Pharmathen Global B.V. tegen Novartis A.G.) [IEF 21102]. In kort geding heeft octrooihoudster Novartis verschillende grensoverschrijdende voorzieningen gevorderd jegens Pharmathen Global wegens inbreuk op Europees octrooi EP 2 377 519 B1, een werkwijzeoctrooi voor de vervaardiging van octreotidemicroacetaatdeeltjes, gebruikt in injectaten voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker. In onderdeel 1 van het principale cassatieberoep klaagt Pharmathen Global dat het hof de grenzen van de rechtsstrijd heeft overtreden en heeft miskend dat ‘leiding geven aan’ inbreukmakende handelingen zelf geen octrooi-inbreuk oplevert. Onderdeel 2 van het principale cassatieberoep richt verschillende rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel dat de werkwijze van Pharmathen in het equivalentiebereik inbreuk maakt.

De A-G is van mening dat onderdeel 1 niet tot cassatie kan leiden. Het in onderdeel 1 aangevallen ‘leiding geven’, is niet dragend voor het inbreukverbod in kort geding. Het in het verkeer brengen of aanbieden of dreigen daarmee door Pharmathen Global levert al voorbehouden handelingen op die een octrooi-inbreukverbod in kort geding rechtvaardigen. 

Voor onderdeel 2 van de klacht moet gekeken worden naar de beschermingsomvang neergelegd in artikel 69 EOV en het bijbehorende Protocol. Ons recht kent naast de tweestappenbenadering geen duidelijke equivalentiedoctrine, maar de Hoge Raad lijkt uitspraken waarin de “function-way-result”-test wordt toegepast in stand te laten. Uitgaande van de stellingen van beide partijen kon het hof volgens de klacht niet oordelen dat lineair PLG wel een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, en in het verlengde daarvan dat de voordelen van de uitvinding met het gebruik ervan worden behaald. Met dit oordeel is Pharmathen Global tekortgedaan in haar recht zich tegen dergelijke stellingen (die Novartis niet heeft aangevoerd) naar behoren te verweren. Dit maakt echter niet dat buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden in de zin van artikel 24 Rv. Octrooiuitleg is feitelijk in Nederland en de feitenrechter heeft een ruime mate van vrijheid qua benadering en waardering van de betekenis die aan de door partijen ingebrachte stukken toekomt. Deze beoordelingsvrijheid brengt mee dat de rechter niet gebonden is aan de door partijen voor hun standpunten aangevoerde argumenten.

Verder wordt geklaagd dat door delen van de stand van de techniek die niet (specifiek) vermeld zijn in de beschrijving mee te wegen, het hof – ten onrechte – de benadering zoals moet worden toegepast in de eerste stap (‘letterlijke inbreuk’) met die in de tweede stap (equivalentie) verwart. Volgens de A-G heeft het hof zich niet beperkt tot het octrooi bij zijn onderzoek van de stand van de techniek in het kader van de technische equivalentietoets, maar de juiste bril opgezet voor het perspectief van de gemiddelde vakman.

Ten slotte klopt de suggestie in de klacht dat het hof bij zijn inbreukoordeel in het equivalentiebereik van een andere uitvindingsgedachte zou zijn uitgegaan dan bij de beoordeling van de ‘letterlijke’ inbreuk niet, zodat dit feitelijke grondslag mist. Het oordeel is verder feitelijk en niet onbegrijpelijk. De A-G concludeert tot verwerping van het principaal cassatieberoep.

3.7. Het hof heeft hier niet veel meer of anders gedaan in dit kort geding, waarin minder strikte eisen worden gesteld aan de motivering, dan feitelijk vaststellen dat sprake is van directe octrooi-inbreuk door Pharmathen Global. Het overweegt in rov. 5.17 dat Pharmathen Global niet slechts de moedervennootschap is van Pharmathen Griekenland, maar onder meer (naast leiding geven) ‘uitvoering geeft aan voorbehouden handelingen met betrekking tot de LAR-producten.’ Het verdient mogelijk geen schoonheidsprijs dat in rov. 5.17 en 5.18 ook wordt gesproken over leiding geven aan activiteiten van de Griekse dochter en dat Pharmathen Global verantwoordelijk wordt gehouden voor de voorbehouden handelingen ook als bepaalde handelingen (wat dus wil zeggen in context bezien: niet alle handelingen, zoals het uitvoering geven aan voorbehouden handelingen) feitelijk zijn verricht door Pharmathen Griekenland, maar de klachten beschouwen dit te geïsoleerd. Het hof oordeelt (hiermee onder andere) immers ook dat er zonder meer inbreukmakende handelingen door Pharmathen Global worden verricht, hetgeen het hof nog expliciteert in rov. 5.17, te weten door uitvoering te geven aan voorbehouden handelingen, lees: ‘in het verkeer brengen’ en/of ‘aanbieden’. ‘Feitelijk leiding geven’ wordt immers gesteld naast ‘uitvoering geven’ in rov. 5.17, hetgeen nog een vervolg krijgt in rov. 5.68: eigen (dreigende) octrooi-inbreuk door Pharmathen Global middels de ‘Global Product Catalogue 2021’, waarover ook s.t. Novartis 2.2.2 sub c en 2.2.3. Het gewraakte ‘leiding geven’ behelst volgens mij hier dan ook geen zelfstandig dragende extra legem uitbreiding van voorbehouden handelingen7 , zodat die hele kwestie hier, in dit kort geding, kan blijven rusten. Anders gezegd: wat er verder zij van dat leiding geven, het in het verkeer brengen of aanbieden of dreigen daarmee door Pharmathen Global levert hier al voorbehouden handelingen op die een octrooi-inbreukverbod in kort geding rechtvaardigen. Dàt Pharmathen Global in het verkeer brengt of aanbiedt beschrijft zij zelf in haar jaarverslag: commercially exploiting in de vorm van business relationships with leading marketing partners that distribute the products of the Group worldwide. Bovendien heeft zij volgens het hof (onbestreden in cassatie) erkend ‘geleidelijk de verkoop ter hand te hebben genomen vanaf haar oprichting in 2016’. Het hof ziet dat zodoende terecht en in cassatie onbestreden als ‘feitelijk (…) uitvoering geven aan voorbehouden handelingen met betrekking tot de LAR-producten.’ Er zit geen licht tussen feitelijk uitvoering geven aan een handeling en die handeling zelf verrichten.

3.18. Subonderdeel 2.I klaagt in rov. 5.34-5.43 en in het bijzonder in rov. 5.36-5.38. Daarin oordeelt het hof over de eerste van de vier elementen uit de tweestappen-benadering om inbreuk in het equivalentiebereik te beoordelen, namelijk of sprake is van “technische equivalentie” door in plaats van het geclaimde lineair PLG in de zin van het octrooi Purasorb te gebruiken in de synthese, zoals Pharmathen doet. Het toetsingskader voor de technische equivalentiestap zet het hof voorop in rov. 5.24.3. De klacht is dat het hof met zijn oordeel over technische equivalentie buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden en daarmee art. 24 Rv heeft geschonden. Het hof oordeelt dat de geclaimde bijdrage aan de stand van de techniek onder meer is dat de gemiddelde vakman wordt geleerd hoe octreotideacetaatmicrodeeltjes met vergelijkbare farmacokinetische eigenschappen als Sandostatin LAR kunnen worden gemaakt van lineair PLG (rov. 5.36). Die uitvindingsgedachte wordt volgens het hof benut voor zover de geclaimde werkwijzestappen worden gebruikt om met lineair PLG uit het Purasorb-mengsel octreotideacetaatmicrodeeltjes te produceren (rov. 5.36). Novartis heeft volgens de klacht echter aan haar equivalentiebetoog ten grondslag gelegd dat er bij inbreuk op basis van equivalentie niet meer hoeft te worden gekeken naar ‘het aandeel lineair polymeer’. Lineair PLG vormt volgens Novartis ‘geen wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’. Dat is namelijk volgens Novartis: ‘de stap van het oplossen van octreotide in methanol in plaats van water’, omdat dat is ‘waarin de werkwijze zich onderscheidt van de stand van de techniek en het nieuw en inventief maakt’ (waarvoor wordt verwezen naar plta HB Novartis 13, zie ook PI 17-18). Ook Pharmathen Global heeft aangevoerd dat de bijdrage van EP 519 aan de stand van de techniek niet ligt in het gebruik van lineair PLG. Het gebruik van lineair PLG in de geclaimde methode – zij het met gebruik van water in plaats van methanol als oplosmiddel – was immers al bekend in de stand van de techniek, zoals Pharmathen Global heeft aangevoerd (en waarover het hof niet anders heeft geoordeeld). Hierdoor verschilt de geclaimde uitvinding dus niet van de stand van de techniek. Uitgaande van de betreffende stellingen van zowel Novartis als Pharmathen Global kon het hof volgens de klacht niet oordelen in rov. 5.36-5.38 dat lineair PLG toch een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding is, en in het verlengde daarvan dat de voordelen van de uitvinding met het gebruik ervan worden behaald (rov. 5.36-5.38). Met dit oordeel is Pharmathen Global tekortgedaan in haar recht zich tegen dergelijke stellingen (die Novartis niet heeft aangevoerd) naar behoren te verweren (onder verwijzing naar HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1357).

3.19. Deze poging om deze bij uitstek feitelijke materie met een rechtsklacht aan te vallen, is gedoemd te mislukken (zo ook s.t. Novartis 3.2.2). Octrooiuitleg is feitelijk in Nederland (zie 3.14) en A-G Huydecoper heeft er in dat verband op gewezen dat net als in gevallen van uitleg van overeenkomsten en andere rechtsfeiten de feitenrechter daarbij een ruime mate van vrijheid heeft qua benadering en waardering van de betekenis die daarbij aan de door partijen ingebrachte stukken toekomt. Die beoordelingsvrijheid brengt ook mee dat de rechter niet is gebonden aan de door partijen voor hun standpunten aangevoerde argumenten24. Dat het hof dan voor een bepaald onderdeel uit de toets of het door Pharmathen gebruikte Purasorb technisch equivalent is aan lineair PLG in de zin van EP 519 deels een andere benadering zou kiezen dan partijen volgens Pharmathen Global zouden hebben gedaan (hetgeen mij overigens feitelijke grondslag in het bestreden oordeel lijkt te ontberen, zoals ik hierna zal bespreken), maakt niet dat sprake is buiten de rechtsstrijd van partijen treden/schending van art. 24 Rv. De vraag of sprake was van inbreuk in het equivalentiebereik was uitdrukkelijk geschilpunt in appel, zie de in cassatie onbestreden rov. 5.22 en 5.33. Daar gaan deze klachten al grotendeels op mank.

3.27. Subonderdeel 2.II klaagt dat het oordeel van het hof over technische equivalentie in rov. 5.34-5.43, in het bijzonder rov. 5.34 en 5.39-5.41, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans ontoereikend is gemotiveerd. De klacht valt over de geformuleerde eerste stap in de technische equivalentie-beoordeling in rov. 5.34 dat eerst moet worden vastgesteld welk probleem of welke problemen EP 519 ‘beoogt op te lossen’. Dat zou miskennen dat binnen de eerste eis van de viereisentoets de relevante vraag is wat het octrooi daadwerkelijk oplost en dus niet was het octrooi beoogt op te lossen. Het gaat hier om datgene wat de geclaimde uitvinding (daadwerkelijk) toevoegt aan de stand van de techniek. Zoals verwoord door HHJ Hacon in Regen Lab v Estar [2019] EWHC 63 (Pat) (onderstreping toegevoegd in de PI): ‘I take the inventive concept or core of the invention to be the new technical insight conveyed by the invention – the clever bit – as would be perceived by the skilled person’. Het hof had (dus) onder meer moeten onderzoeken wat de stand van de techniek was (hetgeen ook uitvoerig is toegelicht door Pharmathen Global31) en vervolgens wat het octrooi onderscheidt van deze stand van de techniek (‘the clever bit’), hetgeen het hof zou hebben nagelaten. Anders dan het hof in rov. 5.39-5.41 oordeelt, is hierbij volgens de klacht niet relevant, althans niet doorslaggevend, dat en hoe het octrooi zelf onderdelen van de stand van de techniek in de beschrijving bespreekt en naar welke onderdelen van de stand van de techniek het octrooi in de beschrijving specifiek verwijst. Het hof kon volgens de klacht niet delen van de stand van de techniek (expliciet) niet meewegen in zijn oordeel omdat deze niet of niet specifiek vermeld zijn in de beschrijving. Door dat wel te doen verwart het hof – ten onrechte – de benadering zoals moet worden toegepast in de eerste stap (‘letterlijke inbreuk’) met die in de tweede stap (equivalentie). Het gaat bij equivalentie – en in ieder geval bij de eerste eis in de viereisentoets – immers niet om de uitlegmethoden van het octrooi zoals bij de beoordeling van de letterlijke inbreuk (waar het gaat om de uitleg van de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen van het octrooi), maar om de daadwerkelijke technische bijdrage aan de stand van de techniek. Voor zover hier wel de juiste maatstaf zou zijn aangelegd, is sprake van een motiveringsgebrek, nu zowel tekst van rov. 5.34-5.43, en in het bijzonder rov. 5.34 en 5.39-5.41, als strekking van het daarin vervatte oordeel, niet te rijmen vallen met het aanleggen van de rechtens juiste toets, zo luidt de motiveringsklacht.

3.41. Dat oordeel is in lijn met het al aangehaalde arrest Medinol/Abbott, rov. 3.5.2, waarin is geoordeeld dat in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen bij de inbreukvraag mede betekenis kan worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk. Het hof heeft daarbij gemotiveerd aangegeven waarom het oordeel in het equivalentiebereik anders uitvalt dan de beoordeling of sprake is van ‘letterlijke inbreuk’. Dat hangt, zoals het hof in rov. 5.44 heeft geoordeeld, helemaal samen met de ten opzichte van de prioriteitsdatum voortgeschreden kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, namelijk het feit dat op prioriteitsdatum géén methode was om de vertakkingsgraad nauwkeurig te bepalen, maar op de inbreukdatum wél (nl. de publicatie van Hadar). Dat de beoordeling van de beschermingsomvang in het equivalentiebereik anders uitvalt dan bij de ‘letterlijke inbreuk’ hangt daar dan ook mee samen. Dat oordeel is dan ook niet in strijd met art. 69 EOV en het Protocol. De suggestie in de klacht dat het hof bij zijn inbreukoordeel in het equivalentiebereik van een andere uitvindingsgedachte zou zijn uitgegaan dan bij de beoordeling van de ‘letterlijke’ inbreuk, klopt niet, zodat dit feitelijke grondslag mist. Het oordeel is verder feitelijk en niet onbegrijpelijk. De klachten van het subonderdeel onder 49 stuiten op het voorgaande af.