Conclusie AG: In het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte mee laten wegen of er een intentie was om de beschermingsomvang te beperken

Conclusie AG HR 24 november 2017, IEF 17302; LS&R 1540; ECLI:NL:PHR:2017:1282 (Resolution tegen AstraZeneca-Shionogi) Octrooirecht. Beschermingsomvang. Het “eigen lexicon”-problematiek; rol uitvindingsgedachte als gezichtspunt. Afstandsleer. Toegevoegde materie. In deze octrooizaak over de beschermingsomvang van EP 471 (voor een nieuwe cholesterolremmer) is de vraag of sprake is van een beperkende definitie (“eigen lexicon”) in de beschrijving van het conclusiekenmerk “farmaceutisch aanvaardbaar zout”. Het hof oordeelt [IEF 15698], anders dan de rechtbank [IEF 15120], na een uitvoerige motivering dat de gemiddelde vakman de in paragraaf 7 van de beschrijving gegeven definitie niet limitatief zal opvatten. De cassatieklachten hierover, samengevat inhoudende dat deze uitleg onbegrijpelijk is en in strijd met art. 69 EOV, zie ik niet opgaan. Ik concludeer dan ook tot verwerping van het cassatieberoep.

Uw Raad zou deze zaak kunnen aangrijpen om duidelijk te maken of de afstandsleer uit Van Bentum/Kool nog geldend recht is. Dat is een heikel twistpunt in de octrooipraktijk (en ook in deze zaak), die gebaat zou zijn bij duidelijkheid hierover.

Ik meen dat de afstandsleer stamt uit het tijdperk van de verlaten beschermingsomvangsleer van het wezen en niet (meer) past binnen de juiste toepassing van art. 69 EOV volgens het daarbij behorende Uitlegprotocol, zoals die langzamerhand ook in Nederland raakt uitgekristalliseerd. Omdat de uitvindingsgedachte naar geldend Nederlands octrooirecht niet langer uitgangpsunt is voor de bepaling van de beschermingsomvang, maar wel een gezichtspunt is dat daarbij een rol kan spelen, geloof ik dat praktisch gesproken tot een stelsel gekomen kan worden dat dicht in de buurt komt van de afstandsleer: je kan volgens mij wel art. 69 EOV-conform in het kader van het gezichtspunt van de uitvindingsgedachte mee laten wegen of er volgens de gemiddelde vakman een intentie is geweest om de beschermingsomvang te beperken. Dat is op de keper beschouwd de methode die het hof heeft gehanteerd in het in onze zaak aangevallen arrest. Dit is een nuance anders dan de afstandsleer zoals we die kennen (geen aardverschuiving), maar zal in de praktijk qua uitkomst nogal eens overeenkomstige resultaten geven.