Conclusie AG: klachten inventiviteit medisch octrooi ongegrond

Conclusie AG HR 30 augustus 2019, IEF 18717, IT 1739; ECLI:NL:PHR:2019:939 (Coloplast tegen Medical4You) In deze octrooizaak staat de geldigheid centraal van het Europese octrooi van Coloplast EP1145729 voor een gebruiksklaar urinekathetersamenstel. Dat octrooi sneuvelt bij het hof op inventiviteit [IEF 175191] en in cassatie gaat het ook alleen om de inventiviteitsvraag. De klachten richten zich op de toepassing door het hof van de problem solution approach en met name de “could-would”-regel en de benadering van het objectieve technische probleem waar het octrooi een oplossing voor zou bieden. Ook zijn klachten geformuleerd over de beoordeling van aanwijzingen die de gemiddelde vakman had (of juist niet) in de stand van de techniek richting de uitvinding. Verder speelt in cassatie of hier sprake was van het overwinnen van vooroordelen in de ogen van die vakman, of zogenoemde “secundary indicia” voor inventiviteit, zoals tijdsverloop (“long- felt need”) correct zijn benaderd door het hof en of de grenzen van de rechtsstrijd in acht zijn genomen. Ook kan volgens Coloplast de beoordeling van het hof van de combinatie-uitvindingenproblematiek de toets in cassatie niet doorstaan. Deze klachten zijn volgens AG tevergeefs voorgesteld.

2.37 In deze motiveringsklacht lijkt op het eerst gezicht wel iets te zitten (omdat de Guidelines en de rechtspraak van de TKB’s, zoals we hebben gezien in 2.6-2.7 als onderscheid hanteren combinatie-uitvindingen tegenover juxtaposition or aggregation). Maar dit is vanwege het hiervoor in 2.34 weergegeven citaat uit Case Law 2016 door het hof in rov. 4.23 volgens mij bij nadere beschouwing gebaseerd op een te geïsoleerde lezing van de aangevallen passage uit rov. 4.23, die neerkomt op een a contrario-redenering die hier geen honorering verdient. De klacht leest in de aangevallen overweging een tegenstelling die het hof niet heeft gemaakt. Het hof heeft in rov. 4.23, eerste volzin, inderdaad geoordeeld dat de partial problems benadering hier geen toepassing vindt. Het hof heeft in rov. 4.23 vervolgens vastgesteld dat de beide maatregelen – het nat verpakken en de niet-gasdoorlatende verpakking – zoals door Coloplast gesteld gezamenlijk bijdragen aan de oplossing van hetzelfde in rov. 4.10 geformuleerde objectieve technische probleem. Uit die vaststellingen volgt, anders dan de klacht wil, echter niet dat sprake is van een combinatie-uitvinding in de zin van de Guidelines. Daarvoor is namelijk nodig dat een synergetisch effect wordt bereikt. In onze zaak is zo’n synergetisch effect feitelijk nu juist niet vastgesteld door het hof. Dat de maatregelen bijdragen aan de oplossing van hetzelfde probleem is hiervoor onvoldoende (zie hiervoor in 2.6-2.7, m.n. T 1054/05 en T 926/11). Dragend is de redenering uit rov. 4.23 dat er weliswaar twee deelmaatregelen zijn te ontwaren die gezamenlijk het objectieve technische probleem oplossen, maar de eerste, het nat verpakken, ligt volgens het hof voor de gemiddelde vakman voor de hand en de tweede, het hanteren van een niet-gasdoorlatende verpakking, vloeit in de ogen van het hof uit de eerste voort c.q. wordt ingegeven, of is noodzakelijk door toepassing van dat nat verpakken. Het hof verwijst, als besproken, naar – en citeert vervolgens uit – Case Law, 2016, I.D.9.18.8 over “several obvious steps” en vat dat samen met de aangevallen passage. Mogelijk was de schoonheidsprijs hier geweest de parafrase niet te geven en/of helemaal niet te reppen over de partial problems problematiek; uit de opbouw van rov. 4.23 inclusief het citaat van de passage uit Case Law lijkt mij duidelijk wat er wordt bedoeld: als er verscheidene voor de vakman voor de hand liggende stappen nodig zijn is de combinatie op zichzelf ook niet inventief (tenzij er sprake is van een synergetisch effect en dus van een combinatie-uitvinding, maar dat speelt hier niet).

Ik noteer nog dat in cassatie niet wordt gewezen op stellingen uit de feitelijke instanties over een dergelijk synergetisch effect van de maatregelen. Daar komt ten slotte nog bij dat het hof ook niet aan de Guidelines gebonden, zodat een eventuele afwijking daarvan het oordeel op zichzelf nog niet onbegrijpelijk maakt. Ook deze klacht zie ik zodoende niet tot cassatie leiden.