Conclusie AG: merk dat de naam van een ontwerper bevat, kan vervallen worden verklaard bij misleiding

HvJ EU Conclusie A-G 27 maart 2025, IEF 22669; ECLI:EU:C:2025:221 (PMJC tegen [W] [X]). Deze zaak draait om de prejudiciële vraag of een merk dat overeenkomt met de familienaam van een ontwerper vervallen kan worden verklaard als het merk na overdracht wordt gebruikt op een manier die bij het publiek de onterechte indruk wekt dat de oorspronkelijke ontwerper nog steeds bij het ontwerp van de producten betrokken is. De zaak betreft het merk [W] [X], die hiervoor toebehoorde aan ontwerper [W] [X], maar na het faillissement van diens bedrijf zijn overgedragen aan PMJC. [W] [X] werkte aanvankelijk nog samen met PMJC, maar die samenwerking eindigde in 2015. Toen PMJC het merk bleef gebruiken en [W] [X] zelf onder een nieuwe naam actief werd, ontstond een conflict. PMJC stelt dat [W] [X] inbreuk maakt op haar merkrechten, terwijl [W] [X] de vervallenverklaring van de merken vorderde wegens de misleiding dat hij nog steeds betrokken was. De Franse Cour de cassation legt de vraag voor aan het Hof van Justitie of misleidend gebruik van een familienaam als merknaam tot een vervallenverklaring kan leiden onder de Merkenrichtlijn. PMJC haalt bij de vordering het arrest Emanuel aan, waarin het Hof oordeelde dat het enkele verbreken van de band tussen een ontwerper en het merk dat zijn naam draagt, niet automatisch leidt tot misleiding van het publiek en dus tot vervallenverklaring van het merk. Partijen verschillen echter van mening over de uitleg van dit arrest, waarnaar de Cour de cassation de zaak schorste en om een prejudiciële beslissing heeft verzocht.

De AG meent dat de enkele beëindiging van de band tussen ontwerper en een merk met de naam van die ontwerper niet tot misleiding leidt. Maar, wanneer er bijkomende gedragingen zijn die een valse indruk wekken, kan het merk wel degelijk misleidend worden gebruikt. Daarbij is belangrijk dat de bepaling omtrent vervallenverklaring ziet op gebruik van het merk, inclusief het concrete gedrag van de merkhouder na de inschrijving. Dit is anders dan bij de inschrijving van een merk, waarbij slechts wordt gekeken naar het teken. Artikel 20, onder b), van de Merkenrichtlijn laat vervallenverklaring toe als het merk door gebruik misleidend is. De AG benadrukt dat artikel 20, onder b), van de Merkenrichtlijn een brede formulering kent. Misleiding kan diverse aspecten betreffen, niet alleen de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de producten, maar ook andere kenmerken, zoals de identiteit van de ontwerper.De AG ziet niet in waarom misleidend gebruik van een merk onder de vervallenverklaringsgrond geen betrekking zou kunnen hebben op de daadwerkelijke ontwerper van de in de handel gebrachte waren of op de stilistische herkomst daarvan. Bij gebruik van een merk dat overeenkomt met een familienaam kan misleiding dus ook ontstaan als consumenten onterecht denken dat de oorspronkelijke ontwerper nog steeds verantwoordelijk is voor de producten. Belangrijk is dat misleiding daadwerkelijk plaatsvindt of dat er een ernstig risico op misleiding is. Niet elke verbreking van de band tussen merk en ontwerper leidt tot vervallenverklaring. Alleen bij bijkomende misleidende gedragingen kan dat het geval zijn.

Volgens de AG staat artikel 17, lid 2 van het Handvest deze interpretatie niet in de weg. De bescherming van het merkenrecht is niet absoluut en moet worden afgewogen tegen het algemeen belang dat een merk slechts beschermd blijft zolang het zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding kan vervullen. De AG gaat niet mee met de stelling van PMJC dat de vervallenverklaring een onevenredige beperking oplevert, omdat dergelijk gedrag ook geregeld wordt door misleidende reclame of oneerlijke mededinging, die minder drastische gevolgen kennen. Deze bieden volgens de AG geen gelijkwaardig alternatief. Vervallenverklaring van het merk kan een noodzakelijk en evenredig middel zijn om de wezenlijke merkfunctie te beschermen. Daarom concludeert de AG dat een merk dat de naam van een ontwerper bevat, vervallen kan worden verklaard als gebruik ervan het publiek misleidt over betrokkenheid van die ontwerper. Voor het feitelijk onderzoek of dit in de huidige casus het geval is, verwijst de AG het onderzoek door naar de nationale rechter.

76. Hoe dan ook, het aanvaarden van de argumenten van PMJC zou betekenen dat een met een familienaam overeenkomend merk, zoals in casu, bijna nooit misleidend kan worden, zoals de Franse regering in wezen opmerkt. Het loutere feit dat de ontwerper met wiens naam het merk overeenstemt, niet betrokken is geweest bij het ontwerp van de waren waarop het merk betrekking heeft, maakt namelijk niet dat vervallenverklaring van dat merk kan worden gevorderd, zoals duidelijk is gemaakt in het arrest Emanuel, en tegelijkertijd maakt evenmin enige handeling van de merkhouder die een valse indruk van het tegendeel wekt, dit mogelijk (omdat een dergelijke handeling betrekking zou hebben op een extern element van het merk en van de waren, volgens het betoog van PMJC).

77. Ik ben van mening dat een dergelijke conclusie moet worden verworpen, niet alleen omdat, zoals de Franse regering aanvoert, er geen reden is om met een familienaam overeenkomende merken anders te behandelen dan andere merken (door de mogelijkheid uit te sluiten dat het gebruik ervan misleidend kan worden), maar ook omdat, zoals reeds is opgemerkt, uit de bewoordingen van artikel 20, onder b), van richtlijn 2015/2436 volgt dat voor het op grond van deze bepaling te verrichten onderzoek van belang is of het gebruik van een dergelijk merk het publiek misleidt ten aanzien van een bepaald kenmerk van de waar (of een voldoende ernstig risico van dergelijke misleiding creëert). Met andere woorden, het feit dat het met een familienaam overeenkomende merk zelf geen onjuiste boodschap over een bepaald kenmerk van de waren waarop het merk betrekking heeft, kan overbrengen, biedt geen antwoord op de vraag of een bepaald gebruik van dat merk dat wel kan doen.