Conclusie AG: Toevoeging Charlotte aan de term Port doet op ernstige wijze afbreuk aan de BOB Porto/Port

Conclusie AG HvJ EU 18 mei 2017, IEF 16809; IEFbe 2182; ECLI:EU:C:2017:394 ; C‑56/16 P (EUIPO tegen Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto) Geografische aanduidingen. Woordmerk ‚Port Charlotte’. Mogelijkheid van erkenning van een aanvullend niveau van bescherming door het nationale recht. BOB voor wijn en een Uniemerk dat volgens de houders van de BOB op ongerechtvaardigde wijze gebruik heeft gemaakt van de kenmerkende geografische naam van de BOB Porto/Port. Het EUIPO heeft eerst het onderscheidende teken „Port Charlotte” ingeschreven als Uniemerk ter aanduiding van whisky, en wijst de door het IVDP ingestelde vordering tot nietigverklaring af. Gerecht EU wijst het beroep van IVDP gedeeltelijk toe; de hogere voorziening geeft blijk van een onjuiste opvatting dat, a) volgens EUIPO, BOB's bescherming ook door nationaal recht wordt geregeld en, b) volgens IVDP, bevestiging dat het merk PORT CHARLOTTE verenigbaar is met BOB Porto/Port. Conclusie AG: vernietig de beslissingen.

50.      Het IVDP betoogt in lijn met het bestreden arrest dat het Portugese recht dient te worden toegepast, aangezien het een hoger beschermingsniveau biedt dan het Unierecht. Deze stelling kan echter niet worden aanvaard. De facto heeft het IVDP in zijn voor het Hof ingediende memories niet gesproken over de specficieke inhoud van die vermeende hogere beschermingsgraad.(20) Dit was niet het geval voor het Gerecht, aangezien in de vordering tot vernietiging(21) werd gesteld dat de Portugese wetgeving het gebruik van de BOB Porto/Port niet alleen verbiedt bij verwarringsgevaar, maar ook wanneer het onrechtmatige gebruik ervan (door een merk) de reputatie van de BOB zelf kan schaden, door het onderscheidend vermogen of het prestige ervan uit te buiten.

75.      Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, het enige middel van de hogere voorziening van het EUIPO toe te wijzen. Het Gerecht heeft weliswaar in zijn arrest met klem gewezen op het „uitsluitende” karakter van de door artikel 118 quaterdecies, leden 1 en 2, van verordening nr. 1234/2007 verleende bescherming(40), maar het heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de daarop volgende punten (44 tot en met 49) van het arrest af te doen aan deze juiste opvatting door de erkenning van een aanvullende bescherming door het nationale recht, die het Gerecht voordien impliciet had afgewezen.

80.      Gelet op de bewoordingen van het arrest van het Gerecht gaat het ook om de geschiktheid zelf van de BOB Porto/Port (hoewel het zou kunnen gaan om om het even welke andere BOB) om de daaraan inherente functies te vervullen en Unierechtelijke bescherming te genieten. Indien wordt erkend – zoals blijkt uit de uitlegging door het Gerecht waarbij die van de kamer van beroep wordt bevestigd – dat deze geografische benaming een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft(43), zodat de toevoeging van enige andere term (in dit geval „Charlotte”) aan de term Port volstaat om Uniemerken ter aanduiding van andere alcoholhoudende dranken te kunnen inschrijven, denk ik dat op ernstige wijze afbreuk zou worden gedaan aan de BOB Porto/Port, aangezien deze zich niet zou kunnen verzetten tegen jongere merken voor alcoholhoudende dranken die het karakteristieke element ervan (Porto/Port) gebruiken met toevoeging van om het even welke van de duizenden mogelijke geografische termen of plaatsnamen.

81.      Met andere woorden, de onjuiste rechtsopvatting die ten grondslag ligt aan dit deel van het arrest van het Gerecht bestaat mijns inziens in de niet-eerbiediging van de Unierechtelijke bepaling die het uit verordening nr. 1234/2007 voortvloeiende recht van de BOB Porto/Port vastlegt om de inschrijving te verhinderen van om het even welk merk voor alcoholhoudende dranken dat gebruik maakt van die benaming. Het recht om het gebruik door anderen te verbieden (ius excludendi alios) is het belangrijkste element van de bescherming die aan BOB’s van wijnen wordt verleend door die verordening, waarbij artikel 118 quaterdecies, lid 2, ze beschermt tegen elk direct of indirect gebruik van hun namen door de handel, voor zover dat gebruik neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van een BOB [onder a)], en tegen misbruik, nabootsing of voorstelling van de BOB [onder b)]. Op beide verdedigingsmiddelen hebben de middelen van de incidentele hogere voorziening van het IVDP respectievelijk betrekking; ze lijken mij dan ook ontvankelijk.