Conclusie AG: waterballonvullers maken geen inbreuk op het octrooi van Tinnus

Parket bij de Hoge Raad 8 december 2023, IEF 21838; ECLI:NL:PHR:2023:1123 (Tinnus Enterprises tegen verweerster) Eerder heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) Tinnus Enterprises (hierna: Tinnus) niet-ontvankelijk verklaard in haar appel tegen de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie [zie IEF 21329]. Ook werd eerder de nietigheid van Tinnus’ vrijwel identieke modelregistratie voor Gemeenschapsmodel 001431829-0001 bevestigd [zie IEF 19589]. In een daarop volgende appel bij het HvJEU werd Tinnus niet-ontvankelijk verklaard [zie IEF 19961]. Op 8 oktober 2023 heeft het HvJEU geoordeeld dat Tinnus onvoldoende heeft aangetoond dat in de hogere voorziening een vraag aan de orde is die van belang is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het recht van de Unie [zie IEF 21733].

Deze zaak gaat in het principaal cassatieberoep onder andere over de vraag of de waterballonvullers van verweerster een inbreuk maakt op het Europees octrooi EP 3 005 948 B1 (hierna: het octrooi van Tinnus). Tinnus vordert in conventie een inbreukverbod. Daarbij stelt Tinnus dat verweerster met het te koop aanbieden, verkopen en daarvoor in voorraad houden van de waterballonvullers directe inbreuk maakt op het octrooi van Tinnus. Hiervoor moet gekeken worden naar de beschermingsomvang van het octrooi van Tinnus. De discussie tussen partijen over de beschermingsomvang ziet op de kenmerken van de buizen. Tinnus betoogt dat de uiteinden van de buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing vormen. Het Hof verwerpt dit betoog. Een gemiddelde vakman zal de uiteinden van de buizen niet opvatten als gaten aan een tweede kant bij een waterballonvuller waarvan de buizen duidelijk van elkaar te scheiden onderdelen zijn. Ook oordeelt het Hof dat een beroep op equivalentie niet zal slagen. Tinnus heeft namelijk niet kunnen aantonen dat er een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden is verzekerd. Voorts kan het beroep van Tinnus op de werkwijzeconclusies niet slagen.  Een succesvol beroep op de werkwijzeconclusies vereist het gebruik van een behuizing met meerdere geïsoleerde gaten voor vloeistofinlaat, waarbij elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat binnen dit meervoudige aantal gaten. Zoals eerder door het hof is vastgesteld, ontbreekt een meervoudig aantal gaten in de behuizing van de waterballonvullers van de verweerster, en er zijn dus geen buizen bevestigd aan dergelijke gaten. Op grond van het voorgaande verwerpt de AG het principaal cassatieberoep.

6.7 Het hof verwerpt het betoog van Tinnus c.s. dat in de waterballonvuller van [verweerster] de uiteinden van de buizen de meervoudige gaten aan de tweede kant van de behuizing [van] vormen. Conclusie 1 maakt uitdrukkelijk een onderscheid tussen de behuizing en de buizen. Bij een product waarin de behuizing en buizen duidelijk van elkaar te scheiden onderdelen zijn, zoals de waterballonvuller van [verweerster] , zal de gemiddelde vakman de uiteinden van de buizen niet opvatten als gaten aan een tweede kant van de behuizing. Dat de uiteinden van de buizen zijn samengesmolten tot een geheel maakt dat niet anders. Het blijven dan uiteinden van de buizen in plaats van gaten aan een kant van de behuizing. Tinnus c.s. heeft ook niet aangevoerd dat de in het octrooischrift beschreven en getoonde uitvoeringsvoorbeelden haar voorgestane uitleg ondersteunen.

6.17 Het beroep op equivalentie kan in dit verband ook niet slagen. Ook voor de werkwijzeconclusies geldt dat de rechtszekerheid zich verzet tegen een beroep op equivalentie. [verweerster] heeft laten zien dat het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten tijdens de verleningsgeschiedenis is toegevoegd nadat het EOB in zijn hiervoor genoemde rapport van 2 oktober 2017 had geoordeeld dat een op 17 mei 2017 geïntroduceerde gewijzigde werkwijze niet nieuw was en het EOB had voorgesteld dat bezwaar te ondervangen door onder meer het kenmerk dat elke holle buis is bevestigd aan een respectief gat van het meervoudig aantal gaten toe te voegen aan de onafhankelijke werkwijzeconclusie 10. Dat uit een latere mededeling van het EOB kan worden afgeleid dat de uiteindelijke formulering van de conclusie verband houdt met een bezwaar van toegevoegde materie, doet er niet aan af dat het kenmerk ook noodzakelijk werd geacht voor de nieuwheid van de geclaimde werkwijze.