Conclusie tot verwerping cassatieberoep Coty

HR Conclusie A-G 4 novermber 2022, IEF 21068, RB 3715; 21/04768 (Coty tegen Easycosmetic) Zie [IEF 20184] en [IEF 19102]. De vraag is of Easycosmetics gebruik van verzenddozen met daarop afgebeeld 80 verschillende merken, waaronder de merken Jil Sander en Davidoff waarvan Coty licentiehouder is, een gegronde reden voor Coty vormt om zich te verzetten tegen dit gebruik van die merken op de verzenddozen. De rechtbank oordeelde dat dit het geval was en zag in dit advertentiegebruik een omdat Easycosmetic daarmee de suggestie wekt dat er een economische band bestaat tussen haar en de merkhouder. Het hof heeft geoordeeld dat dit geen gegronde reden oplevert voor de merkhouder om zich tegen verdere verhandeling van de merkproducten te verzetten en dat dus sprake is van uitputting. Hiertegen wordt in cassatie opgekomen door Coty. A-G Van Peursem concludeert tot verwerping van het beroep omdat er hier, kort gezegd, sprake is van uitgeputte waar.

4.16. Deze klacht lijkt mij niet te kunnen slagen. De rechtbank heeft in rov. 4.4 immers vastgesteld dat partijen in deze zaak ervan uitgaan dat de parfumproducten die Easycosmetic verhandelt door of met toestemming van Coty in de EER in de handel zijn gebracht. Daarmee is sprake van zogenoemde uitgeputte waar, waarop de regeling van art. 15 UMVo betrekking heeft. Of aan de voorwaarden voor de ‘hoofdregel’ voor uitgeputte waar was voldaan, is daarmee geen geschilpunt. Wel strijden partijen over de vraag of zich de ‘uitzondering’ van lid 2 voor uitgeputte waar voordoet, namelijk of de merkhouder gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling van die in beginsel uitgeputte waar.

4.26. Ook deze klachten zie ik geen doel treffen. Coty heeft, zoals ook blijkt uit rov. 20, in feitelijke instanties aangevoerd dat er sprake is van ontoelaatbaar merkgebruik omdat het merkgebruik niet in relatie staat tot, en is losgekoppeld van, een concrete aanbieding en dus niet wordt gebruikt als reclame voor specifieke producten, maar als reclame voor Easycosmetic zelf. Dat behelst, aldus ’s hofs uitleg van Coty’s positie, reclame voor Easycosmetic in de vorm van goodwilloverheveling van de merken naar de onderneming van Easycosmetic en dat legt het hof uit als de suggestie wekken van een commerciële band en/of anderszins ontoelaatbaar merkgebruik.

4.27. In rov. 21 heeft het hof hierover geoordeeld dat de omstandigheid dat art. 15 lid 1 UMVo de rechten van de merkhouder op grond van art. 9 lid 2 sub a UMVo, dat gaat over gebruik voor waren (en diensten), beperkt, meebrengt dat het merk, ook in geval van uitputting, in reclame uitsluitend voor die uitgeputte waren mag worden gebruikt. Daarvoor is vereist dat sprake is van een concrete verwijzing naar de originele waren en de reclame dus product-gerelateerd is. De vermelding van de ‘merkenbrei’ op de Verzenddoos is een concrete verwijzing naar de (uitgeputte) producten van (onder meer) de Merken volgens het hof. Het publiek zal er immers door die vermelding van uitgaan dat Easycosmetic producten voorzien van de Merken verkoopt, waardoor deze vermelding zal functioneren als reclame voor die producten. Voor een geslaagd beroep op uitputting is volgens het hof niet nodig dat het merk in een reclame voor een concreet of bepaald product wordt gebruikt. Een wederverkoper mag het merk in reclame (in algemene zin) gebruiken, indien hij producten van dat merk in zijn assortiment heeft, daadwerkelijk verkoopt en daarover op het geplande moment van levering kan beschikken zonder inbreuk te maken.

4.52. Een dergelijke reclame is immers niet nodig om de verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, en dus het doel van de uitputtingsregel van artikel 7 van de richtlijn te verzekeren. Zij druist bovendien in tegen de verplichting, loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, en tast de waarde van het merk aan, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Aldus komt zij in strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat volgens de rechtspraak van het Hof er met name in bestaat, de merkhouder te beschermen tegen concurrenten die de positie en de reputatie van het merk zouden willen misbruiken (zie met name arrest van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurisp. blz. I-3711, punt 14).

4.53. Bestaat er echter geen gevaar, dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, dan vormt het enkele feit dat het gebruik van het merk de wederverkoper een voordeel oplevert omdat de, overigens correcte en loyale, reclame voor de verkoop van de waren van het merk zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, geen gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2, van de richtlijn.

4.54. Een wederverkoper die tweedehands BMW-automobielen verkoopt en zich daadwerkelijk in de verkoop van die automobielen heeft gespecialiseerd dan wel daar specialist in is, kan immers in de praktijk zijn klanten hierover niet informeren zonder gebruik te maken van het BMW-merk. Een dergelijk, voor informatiedoeleinden bestemd gebruik van het BMW-merk is dus noodzakelijk om het uit artikel 7 van de richtlijn voortvloeiende recht van wederverkoop te verzekeren, en hierdoor wordt geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.55. De vraag, of een advertentie de indruk kan wekken dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is een feitelijke vraag, die de nationale rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden.” Hoewel het in die zaak inderdaad ging over een garagehouder die gespecialiseerd was in de verkoop van tweedehands BMW auto’s, lijkt mij uit deze overwegingen gelet op de algemene bewoordingen in de punten 51-53 niet dwingend te volgen dat zo’n specialisatie een voorwaarde is voor rechtmatig gebruik van het merk in reclame in algemene zin. Ik lees het arrest zo dat het er in de eerste plaats om gaat dat het niet geoorloofd is om reclame te maken die de indruk wekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat. Een wederverkoper die gespecialiseerd is in de verkoop van waren van een bepaald merk moet de ruimte krijgen om het merk te gebruiken om hiervoor reclame te maken. Hieruit kan mijns inziens niet a contrario worden afgeleid dat wederverkopers die niet gespecialiseerd zijn die ruimte niet zouden moeten krijgen. De vraag of een advertentie de indruk wekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, is, zo hebben wij gezien, een feitelijke vraag die de rechter op grond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden37. De aanwijzingen hiervoor in Portakabin/Primakabin omvatten de omstandigheid dat een wederverkoper gespecialiseerd is in de verkoop van tweedehands waren van het merk – maar dat is niet meer dan een aanwijzing. De advertentie van Primakabin met de titel 'gebruikte portakabins'  leidde de internetgebruiker niet alleen naar het aanbod voor de doorverkoop van Portakabinmerkwaren, maar ook naar het aanbod voor de verkoop van waren van andere fabrikanten. De bedrijfsactiviteiten van Primakabin omvatten immers de verkoop en verhuur van nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen, waaronder de door Primakabin zelf geproduceerde cabines en gebruikte units, van Portakabin en andere merken38. Om gebruik te mogen maken van een merk in reclame is dus in ieder geval niet vereist dat de wederverkoper alleen waren van bedoeld merk verkoopt. Vanwege de ratio die in de besproken arresten voorop wordt gesteld, zie ik niet in waarom een wederverkoper die niet gespecialiseerd is in de verkoop van waren van een bepaald merk, en net als de wel gespecialiseerde wederverkoper, ook waren van andere merken verkoopt, geen gebruik mag maken van een merk in reclame voor de verkoop van producten voorzien van dat merk. Ik denk dat ook voor de niet gespecialiseerde wederverkoper geldt dat het gebruik van het merk in reclame geoorloofd moet zijn conform de ratio daarvoor, mits de reclame aan de loyaliteitseisen eisen voldoet en dus niet de indruk wekt dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat of anderszins de reputatie van het merk ernstig schaadt.

4.63. Dat dit de juiste benadering is, kan ook nog als volgt Ook uit BMW/Deenik (punt 52) over het gebruik van het merk dat de indruk wekt dat een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, volgt dat telkens moet worden nagegaan of een specifieke beperking van het vrij verkeer van goederen past binnen het systeem en of er sprake is van strijd met het specifieke voorwerp van het merkrecht. Leidend is of een bepaalde wijze van merkgebruik al dan niet past in de noodzakelijkheidstoets in de zin van: nodig om het doel van de uitputtingsregel (de verdere verhandeling van de waren die door of met toestemming van de merkhouder onder het merk op de markt zijn gebracht) te verzekeren. De verplichting om daarbij loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder komt in wezen neer op recht doen aan het specifieke voorwerp van het merkenrecht en meer in het bijzonder het gewaarborgd doen zijn van de wezenlijke functies van het merkenrecht, waarbij de herkomst- of garantiefunctie met stip op één staat. In zoverre is deze benadering van het hof in het voetspoor van dezelfde benadering van het BGH bepaald aansprekend.

4.69. Deze subonderdelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Coty heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat de Merken door Easycosmetic niet worden gebruikt ter onderscheiding van waren, maar ter onderscheiding van haar retaildiensten (verkoop van cosmetica en parfums) en dus niet voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn ingeschreven. Aldus zou geen sprake zijn van inbreuk op de a-grond, maar van inbreuk op de b- en/of c-grond. In die gevallen zou Easycosmetic volgens Coty geen beroep toekomen op uitputting.

4.72. Het hof heeft niet onjuist geoordeeld dat hier sprake is van product-gerelateerd merkgebruik sub a. Terecht is verworpen dat Easycosmetic de Merken op de verzenddozen niet gebruikt ter onderscheiding van waren, maar ter onderscheiding van haar retaildiensten.

4.73. Dit oordeel van het hof is namelijk conform BMW-Deenik, waarin het Hof ten aanzien van een vergelijkbaar argument heeft geoordeeld dat een garagehouder die gebruik maakt van het merk om te adverteren voor zijn tweedehandsverkoop, onderhoud en reparatie als “specialist in BMW”, hiermee een activiteit verricht die onder de a-grond valt. Het gaat volgens het HvJ EG niet om reclame voor een verkoop- of reparatie/onderhoudsdienst, maar “om een gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten”.