Conclusies vernietigd wegens geen inventiviteit

Rechtbank Den Haag 10 september 2014, IEF 14187 (Ajinomoto tegen Global)
Uitspraak ingezonden door Anne Marie Verschuur, NautaDutilh. Octrooirecht. Inventiviteit. Zie eerder op IE-Forum.nl Ajinomoto tegen Global. Ajinomoto heeft een proces ontwikkeld voor de productie van lysine op industriële schaal, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een genetisch gemodificeerde bacterie. Zij is houdster van octrooi EP 318 en verwijt Global inbreuk te maken op het octrooi dan wel onrechtmatige betrokkenheid bij of profiteren van deze inbreuk. Conclusies 1, 2, 3, 5 tot en met 11, 15, 17 zijn niet inventief en worden vernietigd.

7.1. Als meest nabij stand van de techniek dient te worden aangemerkt het document dat het geschikste uitgangspunt vormt om tot de uitvinding te komen. Dat zal als regel het document zijn dat zich bezighoudt met hetzelfde probleem en de meeste met de uitvinding overeenstemmende kenmerken openbaart.

Oplossing van het technische probleem
7.5. De vakman die met dit probleem wordt geconfronteerd wordt door WO 597 de weg gewezen, met name door de hiervoor weergegeven passage op pagina 9 regel 24 — pagina 10 regel 14. De vakman wordt daarin, zoals Ajinomoto stelt, aangespoord transporteiwitten en de daarvoor coderende genen te identificeren aan de hand van sequentiehomologie, zoals is gedaan in voorbeeld d) van WO 597. De passage wijst er echter ook met nadruk op dat verrassenderwijze is vastgesteld dat de gevonden eiwitten behoren tot een nieuwe klasse van membraaneiwitten met zes transmembraanhelices (pagina 10, regels 6-10: “Es wïtrde nunmehr  überraschenderweise gejunden, daJ3 die Jür den Export von Aminosauren zustündigen bzw. geeigneten Membranproteine 6 transmembrane Helices auftveisen (...) Damit liegt hier eine bisher noch nicht beschriebene und somit neue Klasse von Membranproteinen vor”). De vakman zou daarom — mogelijk naast onderzoek naar
sequentiehomologie - zijn aandacht ook zeker richten op membraaneiwitten met zes transmembraanhelices.

Oplossing reeds verschaft door WO 597?
7.6. Het beschreven Ygga-gen in E. coli, waarvan in WO 597 volgens Ajinomoto zou zijn vastgesteld dat het het transport van alle aminozuren in E. coli in het algemeen reguleert, waarmee het probleem reeds zou zijn opgelost, zou de vakman niet van dit onderzoek wegleiden. Het betoog van Ajinomoto wordt feitelijk niet door WO 597 ondersteund. Uit het bij herhaling gebruikte woord ‘entsprechend’ in de passage op pagina 5 blijkt namelijk al dat volgens WO 597 één specifiek gen de export van één bepaald aminozuur reguleert, niet van alle aminozuren. Het Ygga-gen is bovendien gevonden in E. coli. Voor andere micro-organismen dan E. coli en C. glutamicum (waarin het lysE-gen werd gevonden) is geen gen coderend voor een aminozuur-transporteiwit in WO 597 beschreven. De vakman heeft dus op basis van WO 597 geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er geen alternatieven zijn voor het lysE-gen bij het bewerkstelligen van aminozuur-producerend vermogen van een micro-organisme (het objectieve technische probleem). De vakman zal gezien zijn kritische aard bovendien niet geneigd zijn te accepteren dat voor een gevonden oplossing geen alternatieven bestaan. Voor zover Ajinomoto met haar betoog heeft willen aanvoeren dat WO 597 in ieder geval een gen openbaart dat codeert voor een transporteiwit voor lysine, loopt dat argument al daarop stuk dat WO 597 over het Ygga-gen niet meer vermeldt dan dat het een gen is dat de export van aminozuren reguleert (“em Aminosüureexportgen”) maar niet specifiek de export van lysine.

Testen van geselecteerde genen; verwachting van succes
7.11. Uit de verklaringen van de deskundigen Krimer en Driessen is afte leiden dat een selectie op basis van 6 transmembraanhelices bij E. coli circa 30 genen zou opleveren, waaronder het ybjE-gen. Ajinomoto heeft betoogd dat de vakman een veiligheidsmarge zou aanhouden van 5 — 7 transmembraanhelices en dat een selectie gebaseerd op dat criterium meer dan 100 genen zou omvatten. De rechtbank acht echter aannemelijk dat, zoals de deskundige Driessen in zijn verklaring (productie 17 van Global) heeft aangegeven, de vakman zich in eerste instantie zou beperken tot 6 transmembraanhelices en een grotere marge pas zou overwegen indien succes zou uitblijven. Niet is in te zien immers waarom de vakman zijn onderzoek ruimer zou opzetten dan in eerste instantie nodig is.

7.12. Van de aldus in Swiss-Prot geselecteerde 30 genen dient vervolgens te worden onderzocht of zij betrokken zijn bij het transport van L-aminozuren. De stelling van Global dat dit voor de vakman routinewerk is, is door Ajinomoto niet — ook niet nadat hier ter zitting expliciet naar is gevraagd — voldoende gemotiveerd weersproken. De moeilijkheden en onzekerheden die in dit onderzoek zouden bestaan zijn door haar niet concreet toegelicht, anders dan door de (onjuiste) aanname dat meer dan 100 genen onderzocht zouden moeten worden en door de stelling dat het vaak niet lukt een gen tot overexpressie te brengen. Deze laatste stelling is in het licht van de betwisting door Global door Ajinomoto onvoldoende onderbouwd. Daarbij geldt dat zelfs als de vakman zou weten dat het tot overexpressie brengen van genen vaak niet lukt, deze wetenschap niet afdoet aan de redelijke verwachting van de vakman dat hij met het screeningproces een alternatief voor het lysE-gen in handen zal krijgen dat codeert voor een eiwit dat een micro-organisme een L-aminozuur producerend vermogen geeft. Door Ajinomoto is vervolgens niet gemotiveerd bestreden dat wanneer de vakman de selectie van 30 genen, waaronder zich ybjE bevindt, daadwerkelijk zou gaan testen op hun vermogen de productie van L-aminozuren (meer in bijzonder: L lysine) te vergroten in een micro-organisme (meer in het bijzonder: E. coÏi), hij het ybjE-gen zou identificeren en daarmee tot de uitvinding volgens conclusie 1 zou komen.

7.12. Het voorgaande leidt ertoe dat de materie van conclusie 1 niet inventief kan worden geacht en dat conclusie 1 derhalve moet worden vernietigd. Global heeft gemotiveerd gesteld dat de volgconclusies 2, 3, 5 tot en met ii, 15 en 17 eveneens niet inventief zijn. Dit is door Ajinomoto niet weersproken, zodat ook deze conclusies dienen te worden vernietigd.