Conflict over uitleg schikkingsovereenkomst betreffende geoctrooieerde kits

Rb. Den Haag 13 maart 2024, IEF 22017; ECLI:NL:RBDHA:2024:4939 (Giskit tegen Medical c.s.). Giskit houdt zich bezig met het ontwikkelen, octrooieren, maken, verkopen en distribueren van medische hulpmiddelen en farmaceutische producten. Medical Swan is een afnemer van Medical Device. Giskit heeft een technologie voor schuimechoscopie ontwikkeld en is aan de hand van deze technologie houdster van de octrooien EP 1 793 860 B1 (EP 860) en EP 2 488 211 B1 (EP 211). Eind 2016 is door Giskit mogelijke inbreuk geconstateerd. De producten waren, via Medical Swan, afkomstig van Medical Device. Giskit heeft Medical Swan en Medical Device op 15 december 2016 gesommeerd de inbreuk op de octrooien te staken. Medical Device en Medical Swan hebben de gestelde inbreuk in eerste instantie betwist. Partijen hebben uiteindelijk afspraken gemaakt, die zij hebben vastgelegd in schikkingsovereenkomsten. Medical Device zou hierna middelen voor schuimechoscopie verhandeld hebben en zodoende inbreuk op de octrooien van Giskit hebben gemaakt. Giskit vordert in de zaak 20-319 dat de rechtbank Medical Device veroordeelt tot nakoming van de schikkingsovereenkomst en tot betaling van de verbeurde boetes. In de zaak 20-180 worden soortgelijke vorderingen tegen Medical Swan ingesteld.

Partijen twisten over de uitleg van bepalingen uit de schikkingsovereenkomsten en in het bijzonder over de vraag of voor een tekortkoming in de nakoming van artikel 1 vast moet staan dat Medical c.s. octrooi-inbreuk pleegt, of dat ook handelen van Medical c.s. waarvan dat niet vaststaat als een tekortkoming aangemerkt kan worden. Voor de uitleg van de overeenkomst gebruikt de rechter het ‘Haviltex-criterium’. De rechtbank is het met Giskit eens dat een verhandeling van een oude kit een niet nakoming van de overeenkomst vormt. Giskit gaat voorts uit van een boete van € 1.000,- per inbreukmakend product; Medical Swan legt de bepaling zo uit dat het gaat om een boete per schending van de overeenkomst, wat volgens haar neerkomt op een boete per inbreukmakende levering, ongeacht de omvang van de levering. De zienswijze van Giskit, een boete van € 1.000,- per product, komt de rechtbank onevenredig voor. Uit productie EP19 kan immers worden opgemaakt dat de prijs van een nieuwe Kit tussen de € 8,- en € 25,- bedraagt en dat de prijs voor een Spuit tussen de € 0,50 en € 2,- ligt. Ook al zou de prijs van één product € 60,- bedragen zoals door Giskit is betoogd, dan is een boete van € 1.000,- per product voor een product dat voor een dergelijk lage prijs op de markt wordt verhandeld, disproportioneel als prikkel tot nakoming van de Schikkingsovereenkomst. De rechtbank wijst de vorderingen in de zaak 20-319 af en wijst de vorderingen in de zaak 20-810 toe.

4.11. Met Giskit is de rechtbank van oordeel dat een redelijke uitleg van de Schikkingsovereenkomsten op een wijze zoals hiervoor in 4.8 weergegeven, meebrengt dat partijen in de Schikkingsovereenkomst contractueel hebben vastgelegd dat de Oude Kits inbreuk maken op de Octrooien. In overweging B is dit uitdrukkelijk opgenomen. Medical c.s. hebben met het ondertekenen van de Schikkingsovereenkomst bovendien toegezegd iedere inbreuk op het Octrooi, waaronder begrepen de verhandeling van de Oude Kits te staken en gestaakt te houden. Dit brengt mee dat als zij zich daaraan niet houdt, zij haar contractuele verplichtingen uit hoofde van de Schikkingsovereenkomst niet nakomt. Als Medical c.s. hadden willen vasthouden aan hun standpunt dat deze Kits géén inbreuk maakten, maar zij desalniettemin uit praktische overwegingen tot een Schikkingsovereenkomst hadden willen komen, hadden zij een beperktere toezegging moeten doen over het feitelijk staken van de verhandeling van de Oude Kit, met het uitdrukkelijke voorbehoud dat die volgens Medical c.s. geen inbreuk maken. Dat is een veel beperktere maar in de IE-praktijk geen ongebruikelijke afspraak. Medical c.s. zijn bij het sluiten van de Schikkingsovereenkomsten bijgestaan door deskundige advocaten, die een dergelijke afspraak namens Medical c.s. in de onderhandelingen hadden kunnen voorstellen.

4.23. De rechtbank is van oordeel dat deze leveringen niet in strijd zijn met de verplichtingen van Medical Device uit de Schikkingsovereenkomst MD, omdat uit het overzicht van de facturen volgt dat Medical Device de Nieuwe Kits en de Spuiten steeds afzonderlijk aan Medical Swan heeft geleverd en dat deze leveringen in tijd niet met elkaar corresponderend plaats hebben gevonden. Daarnaast valt op dat het aantal gefactureerde Nieuwe Kits (totaal 1.100 stuks) niet overeenstemt met het aantal gefactureerde Spuiten (totaal 3.200 stuks). Eén en ander leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van een (min of meer) gelijktijdige levering van een (ongeveer) gelijk aantal Nieuwe Kits en Spuiten zoals hiervoor onder 4.18 bedoeld. De rechtbank is van oordeel dat, anders dan door Giskit betoogd, uit voormelde gegevens niet de conclusie kan worden getrokken dat Medical Device met het leveren van de Nieuwe Kits en de afzonderlijke levering van Spuiten in weerwil van de Schikkingsovereenkomst producten heeft verhandeld waarvan zij moest begrijpen dat die geschikt en bestemd waren voor schuimechoscopie. Dit betekent dat Medical Device artikel 1.1 van de Schikkingsovereenkomst niet heeft geschonden.

4.44. De zienswijze van Giskit, een boete van € 1.000,- per product, komt de rechtbank onevenredig voor. Uit productie EP19 kan immers worden opgemaakt dat de prijs van een Nieuwe Kit tussen de € 8,- en € 25,- bedraagt en dat de prijs voor een Spuit tussen de € 0,50 en € 2,- ligt. Ook al zou de prijs van één product € 60,- bedragen zoals door Giskit is betoogd, dan is een boete van € 1.000,- per product voor een product dat voor een dergelijk lage prijs op de markt wordt verhandeld, disproportioneel als prikkel tot nakoming van de Schikkingsovereenkomst. Dit geldt temeer daar partijen geen maximum boete overeen zijn gekomen, zodat deze uitleg tot extreem hoge boetes zou kunnen leiden.