Contractuele boete voor voortzetten gebruik Hyundai-logo door voormalig dealer

Rechtbank Den Haag 13 maart 2019, IEF 18333; ECLI:NL:RBDHA:2019:2591 (Hyundai tegen X) Merkgebruik na einde dealer- en reparateurovereenkomst. Auteursrecht. Boetebepaling, uitleg en beroep op matiging. Reconventie. Mededingingsrecht. Hyundai is fabrikant van personenauto’s en lichte bedrijfswagens die wereldwijd op de markt worden gebracht. Zij houdt in deze hoedanigheid meerdere merken. X exploiteert twee garagebedrijven. Hyundai gebruikt voor distributie een selectief distributiestelsel. Tussen Hyundai en X is een dealerovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst werd als gevolg van een reorganisatie van het distributiesysteem van Hyundai beëindigd. Hierna werd het X verboden gebruik te maken van het Hyundai logo (dat is ingeschreven als merk). X heeft hierna echter het merk gebruikt, en vordert in reconventie dan ook het merk te mogen blijven gebruiken. Het gebruik vormt een inbreuk op de merk- en auteursrechten van Hyundai, nu er een reële kans is dat de indruk van een commerciële band wordt gewekt. Derhalve is een contractuele boete verschuldigd.

4.27. Achtergrond van dit oordeel is blijkens het arrest dat een ondernemer die auto’s van een bepaald merk verkoopt dan wel daaraan onderhoud en reparatie verricht, deze informatie niet aan zijn klanten kan meedelen zonder daarbij het merk te gebruiken. Het gebruik van het merk in het kader van deze informatiefunctie brengt een loyaliteitsverplichting ten opzichte van de merkhouder mee, die in elk geval inhoudt dat voorkomen moet worden dat de indruk kan worden gewekt dat een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat. Of die indruk kan worden gewekt, moet volgens het Hof van Justitie op grond van de omstandigheden van elk concreet geval beantwoord worden.

4.28. Bij de hiervoor bedoelde omstandigheden valt te denken aan de wijze, plaats, context en omvang van het gebruik van het merk en welk merkgebruik in de autobranche gebruikelijk is. Hierbij kan, anders dan Hyundai c.s. stelt - in elk geval waar het de verkoop van met toestemming van Hyundai c.s. in de EER op de markt gebrachte waren betreft - niet als algemeen uitgangspunt worden aangenomen dat in geen geval en op geen enkele wijze een beeldmerk mag worden gebruikt8. Afhankelijk van de manier waarop dit geschiedt, kan het gebruik van een beeldmerk wel aanleiding geven tot het oordeel dat de indruk van een commerciële band kan worden gewekt.

4.29. Gelet op de definities in de dealer- en reparateurovereenkomst dienen onder “Intellectuele Eigendomsrechten” als bedoeld in artikel L 4.5 van de dealer- en reparateursovereenkomst tevens auteursrechten van HMNL dan wel HMC te worden verstaan. Op grond van artikel 1 Aw9 is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. [BV I c.s.] heeft ten aanzien van het beroep van Hyundai c.s. op auteursrechten betreffende - voor zover van belang - (foto’s in) brochures en een garantiesticker uitsluitend betwist dat daarop auteursrechten rusten en dat Hyundai c.s. de maker is. Bij gebreke van enige onderbouwing zal die betwisting echter, gezien de gemotiveerde stellingen van Hyundai c.s., worden gepasseerd. In het navolgende zal er dan ook van worden uitgegaan dat er auteursrechten rusten op de (foto’s in) brochures en de garantiesticker en dat HMNL dan wel HMC daarop de rechthebbende is.

4.56. Nu uit het hiervoor onder 4.31 tot en met 4.55 overwogene volgt dat [BV I c.s.] in strijd met artikel L 4.5 van de dealer- en reparateurovereenkomst heeft gehandeld, dient te worden vastgesteld of en tot welk bedrag [BV I c.s.] boetes verschuldigd is op grond van de in dat artikel opgenomen boetebepaling. Deze boetebepaling luidt:
Voor elk geval van schending van deze bepalingen dat plaatsvindt na 14 dagen vanaf het feitelijk einde van deze Overeenkomst verplicht Dealer zich om lmporteur voor elke afzonderlijke schending een contractuele - niet voor rechterlijke matiging vatbare - boete te betalen ten bedrage van € 6.000, zulks onverminderd het recht van lmporteur om volledige schadevergoeding te eisen. lmporteur zal in voorkomend geval specificeren welke schendingen zij heeft geconstateerd.