Covid-testers: merkinbreuk te kwader trouw

Rechtbank Den Haag 7 februari 2023, IEF 21223; LS&R 2155 ECLI:NL:RBDHA:2023:1243 (Hotgen tegen Chinachem c.s.) Hotgen is een Chinese onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van diverse biotechnologische producten, waaronder Covid-tests. Zij is daarnaast houdster van het voor waren in de klassen 5 en 10 ingeschreven Unie-beeldmerk Hotgen. Op 22 november 2022 heeft de douane Groningen zo’n 260.000 antigenentest in beslag genomen op verdenking van merkinbreuk. Hotgen heeft aangegeven dat de goederen niet van haar afkomstig zijn. De verpakking wijkt namelijk op een aantal punten af van de originele Hotgen Covid-testers. Hotgen heeft een verzoek gedaan aan de douane tot optreden tegen inbreuken op het Hotgen-merk en heeft ingestemd met het verzoek tot vernietiging van de inbeslaggenomen antigenentesten.

Chinachem is een Duitse onderneming die zich bezighoudt met de (internationale) groothandel van diverse goederen. Chinachem heeft bezwaar gemaakt tegen vernietiging van de inbeslaggenomen goederen. Hotgen vordert in deze zaak onder andere een staking van iedere inbreuk op het Hotgen-merk en vernietiging van de 260.000 inbreukmakende Hotgen Covid-testers die onder douanebeslag liggen.

Aangezien de (dreigende) inbreuk in Nederland plaatsvindt is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van dit geschil. De voorzieningenrechter stelt Hotgen in het gelijk en beveelt Chinachem iedere inbreuk op het Hotgen-merk in Nederland te staken en gestaakt te houden en gelast de vernietiging van de 260.000 inbreukmakende antigenentesten.

4.2 De voorzieningenrechter is internationaal (en relatief) bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 124 aanhef en onder a, 125 lid 5 en 131 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, aangezien de (dreigende) inbreuk plaatsvindt in Nederland. De bevoegdheid is op grond van artikel 126 lid 2 UMVo beperkt tot Nederland.

4.5 Het onder A gevorderde verbod is toewijsbaar, met dien verstande dat het verbod zich slechts uitstrekt tot Nederland.

4.7 De gevorderde terugroeping uit het handelsverkeer en opgave zijn voor het overige toewijsbaar, waarbij onder ‘inbreukmakende Hotgen Covid-testers’ wordt verstaan alle door Chinachem c.s. in de Europese Unie ingevoerde, verhandelde of daartoe in voorraad gehouden Covid-testers voorzien van een teken dat overeenstemt met het Hotgen-merk, waaronder in ieder geval de Hotgen Covid-testers zoals afgebeeld op de in 2.6 weergegeven website.

5.2 (De voorzieningenrechter, red.) beveelt Chinachem c.s., ieder afzonderlijk, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het Hotgen-merk van Hotgen in Nederland te staken en gestaakt te houden, waaronder, doch niet beperkt tot het gebruik van de Hotgen-tekens beschreven in 2.4 en 2.6 voor of in verband met de invoer van Covid-testers, waaronder de goederen onder douanebeslag;

5.3 (De voorzieningenrechter, red.) gelast de vernietiging van de inbreukmakende Hotgen Covid-testers die onder het in 2.4 beschreven douanebeslag liggen;