Daadwerkelijk onderscheidend vermogen van merk RAW

Hof Den Haag 22 maart 2016, IEF 15801; IEFbe 1740; ECLI:NL:GHDHA:2016:669 (H&M tegen G-star Raw)
Merkenrecht; Internationale bevoegdheid. Geschil over onder meer het Gemeenschapsmerk RAW [IEF 13232]. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de T-shirts en hoodies waarvoor H&M het artwork heeft gebruikt, identiek zijn aan de waren waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW heeft ingeschreven, te weten kleding. Het Gemeenschapsmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen voor kleding. H&M heeft hier slechts tegen ingebracht dat het begrip ‘raw’ beschrijvend is. Het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk RAW is substantieel versterkt door het gebruik ervan. Dat het merk RAW daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft, wordt bevestigd door de marktonderzoeken die G-Star in het geding heeft gebracht. H&M wijst erop dat haar kleding uitsluitend in H&M-winkels wordt verkocht en vanwege die context zou het de gemiddelde consument volgens H&M duidelijk zijn dat de T-shirts en hoodies met het gewraakte artwork afkomstig zijn van H&M. Dat baat haar niet, er zijn vele voorbeelden van kleding waarop merken van derden staan of die in samenwerking met ontwerpers zijn gemaakt. Het hof bekrachtigt de bestreden vonnissen; IEF 13232, IEF 11923 en IEF 11582.

identieke waren
4.16. Ten eerste heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat de T-shirts en hoodies waarvoor H&M het artwork heeft gebruikt, identiek zijn aan de waren waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW heeft ingeschreven, te weten kleding. In paragraaf 47 van de memorie van grieven stelt H&M wel dat die waren niet identiek zouden zijn, maar zij licht niet toe waarom T-shirts en hoodies niet zouden kunnen worden aangemerkt als kleding. Dat is evident wel het geval.

inherent onderscheidend vermogen
4.17. Ten tweede moet worden aangenomen dat het Gemeenschapsmerk RAW inherent onderscheidend vermogen heeft voor kleding. H&M heeft hier slechts tegen ingebracht dat het begrip ‘raw’ beschrijvend is (grief 3). Ter onderbouwing merkt H&M op dat een van de betekenissen van het Engelstalige begrip ‘raw’ is: onbewerkt. Die betekenis heeft het woord, getuige ook het door H&M in dit verband aangehaalde woordenboek (productie 41:‘(of materials) in a natural state, without been through any chemical or industrial process’), echter vooral in relatie tot de materialen waarvan een industrieel product is gemaakt. Voor zover ook de stoffen waarvan kleding is gemaakt, kunnen worden aangeduid als ‘raw’ in die zin, maakt dat de daaruit gefabriceerde kleding nog niet ‘raw’. De kleding is immers het eindproduct en uit de aard der zaak niet onbewerkt (zie ook het gelijkluidende oordeel van het Bureau, geciteerd onder 2.7). Deze lezing wordt bevestigd door de producties waarnaar H&M in haar memorie van grieven verwijst (producties 43 en 44 van H&M). Uit die producties blijkt dat de term ‘raw’ – vooral door G-Star – wordt gebruikt voor een onbewerkt soort denim stof. Daaruit volgt niet dat de term ‘raw’ in één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de - wèl bewerkte - kleding aanduidt, laat staan van kleding die niet is gemaakt van onbewerkte materialen, zoals T-shirts en hoodies.

onderscheidend vermogen door gebruik
4.18. Ten derde moet, in tegenstelling tot wat H&M in haar grief 4 betoogt, worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk RAW substantieel is versterkt door het gebruik ervan. Als onvoldoende weersproken staat vast dat G-Star het merk RAW intensief heeft gebruikt voor kleding, waaronder T-shirts en hoodies. G-Star heeft dat onderbouwd met diverse producties (producties 1-14, 59, met uitzondering van de afbeelding van een shirt van H&M, en 60 van G-Star).

4.28. Daarnaast hebben partijen gewezen op overeenkomsten en verschillen in de stijl van de kleding waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW gebruikt en de T-shirts en hoodies van H&M waarop het gewraakte artwork staat. Enerzijds zijn de overeenkomsten tussen die kledinglijnen naar het oordeel van het hof niet zodanig dat die het gevaar voor verwarring versterken. G-Star stelt dat haar ‘urban style’ zou zijn overgenomen. Die stijl zou volgens de inleidende dagvaarding worden gekenmerkt door een strakke afwerking en het gebruik van sobere kleuren, met name zwart, wit, grijs en donkerblauw. In de door G-Star overgelegde voorbeelden van het gebruik van het merk RAW komen die kenmerken echter niet consistent terug en de T-shirts en hoodies van H&M onderscheiden zich ook niet duidelijk door een strakke afwerking of het gebruik van alleen sobere kleuren. Het artwork op het T-shirt gebruikt bijvoorbeeld – in woorden van H&M – ‘rommelige’ (lees: niet strakke) verfspatten in onder meer de kleuren roze, lichtblauw en zilver. Anderzijds verschillen de kledingstukken ook niet zo zeer dat het door het gebruikte artwork veroorzaakte verwarringsgevaar wordt verminderd of weggenomen. Volgens H&M geeft haar artwork de kleding een ‘geheel eigen gezicht’ dat niet past bij het specifieke RAW-gebruik van G-Star (memorie van grieven, paragraaf 45). Haar kledingstukken zouden door het artwork associaties oproepen met ‘muziek, dansen, rave, jongeren, DJ, lawaai, stoer, mooi, grappig etcetera’ (memorie van grieven, paragraaf 54). Die associaties zijn echter zo abstract en divers dat de kleding waarvoor G-Star het teken RAW heeft gebruikt, die als opgemerkt niet consistent strak en sober is, daar ook onder kan vallen. Het hof acht de stijl van de kleding daarom niet van betekenis voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

4.29. Verder heeft H&M erop gewezen dat haar kleding uitsluitend in H&M winkels wordt verkocht. Vanwege die context zou het de gemiddelde consument volgens H&M duidelijk zijn dat de T-shirts en hoodies met het gewraakte artwork afkomstig zijn van H&M. G-Star heeft er echter terecht op gewezen dat, voor zover de consument daadwerkelijk weet dat de kleding afkomstig is van H&M, dat niet uitsluit dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Het begrip verwarringsgevaar omvat namelijk ook indirect verwarringsgevaar, dat wil zeggen de situatie dat de consument denkt dat een product op de markt wordt gebracht door een onderneming die economisch verbonden is met de merkhouder. Ter onderbouwing van de stelling dat de H&M-klant dat in dit geval zou kunnen denken heeft G-Star gewezen op vele voorbeelden van producten die te koop zijn in H&M-winkels waarop merken van derden staan, zoals Star Wars, Jurassic World en Minions, en de samenwerking van H&M met ontwerpers zoals Karl Lagerfeld, Viktor&Rolf en Versace (producties 54, 62 en 63 van G-Star).

4.32. De bezwaren die H&M heeft aangevoerd tegen de opzet en representativiteit van de marktonderzoeken van G-Star moeten worden gepasseerd. Ook hiervoor geldt dat van H&M had mogen worden verwacht dat H&M zou onderbouwen dat een andere opzet of samenstelling van de onderzoeksgroep had geleid tot een wezenlijk ander onderzoeksresultaat. H&M heeft echter geen enkel onderzoek overgelegd dat aantoont dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Het onderzoek van TNS NIPO (productie 15 van H&M) voldoet daar niet aan omdat, zoals hiervoor al is geconstateerd, daarin louter vrije associaties zijn onderzocht. Bovendien heeft G-Star er terecht en onbestreden op gewezen dat ook dit onderzoek niet voldoet aan de maatstaven waaraan H&M de onderzoeken van G-Star heeft getoetst.

perceptie als merk
4.33. Het verweer van H&M dat het publiek het artwork ziet als een verwijzing naar ‘muziek, jongeren, dansen, rave, DJ, lawaai, stoer, mooi en/of grappig’ (grief 8), moet worden gepasseerd. Het feit dat een deel van het publiek die associaties heeft bij het zien van het artwork, sluit namelijk niet uit dat een substantieel deel van het publiek het artwork (ook) ziet als aanduiding van de herkomst van de kleding en op basis daarvan kan menen dat de kleding afkomstig is van G-Star of een met G-Star verbonden onderneming. Dat een substantieel deel van het publiek het artwork zo ziet en dat er sprake is van verwarringsgevaar volgt uit al hetgeen hiervoor is vastgesteld in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar, waaronder de dominantie van het element RAW in het artwork, het onderscheidend vermogen van het merk RAW en de marktonderzoeken die laten zien dat een deel van het publiek daadwerkelijk aanneemt dat de kleding met het artwork afkomstig is van G-Star. Daar komt nog bij dat G-Star onweersproken heeft aangevoerd dat het gebruikelijk is om woordmerken met afbeeldingen te combineren op kleding (memorie van antwoord, paragraaf 67). Het publiek is er dus mee bekend dat op kleding aangebracht artwork een aanduiding van de herkomst van de waar kan omvatten.

grondrechten
4.38 Het beroep van H&M op haar vrijheid van meningsuiting (grief 13) kan niet slagen. Op zich heeft H&M terecht aangevoerd dat ook in een merkenzaak een juist evenwicht moet worden getroffen tussen het merkenrecht en andere fundamentele rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. In dit geval is om de volgende redenen een beperking van de meningsuiting noodzakelijk ter bescherming van de merkrechten van G-Star. Enerzijds tast het gebruik van het artwork, blijkens het hiervoor vastgestelde verwarringsgevaar, de essentiële functie van het merkenrecht van G-Star aan. Anderzijds betreft het artwork geen uiting van maatschappelijk belang, maar (een herkomstaanduider en) een versiersel op kleding die H&M louter om commerciële redenen verkoopt. De stelling van H&M dat haar ontwerper niet de intentie heeft gehad om mee te liften op het onderscheidend vermogen van het merk van G-Star, is onvoldoende om de balans te laten doorslaan naar de kant van de meningsuiting.

4.39. Het beroep van H&M op een ‘geldige reden’ voor het gebruik van het artwork moet worden verworpen. In het kader van de beoordeling van een merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid sub b GMVo hoeven de redenen van H&M om het gewraakte teken te gebruiken niet te worden onderzocht. Overigens is de enige reden die H&M in dit kader aanvoert de uitingsvrijheid. Zoals uit het voorgaande volgt, kan het beroep daarop in dit geval ook om inhoudelijke redenen niet slagen.

Op andere blogs:
BRight