Dat hier parasiterende concurrentie wordt veroordeeld
Prof. Mr. Charles Gielen, Nautadutilh: Noot voor publicatie van het arrest L'Oreal/Bellure; HvJ EG 18 juni 2009, zaak nr. C-487/07 (IEF 7974) in IER.
Vooraf: gelet op de korte tijd die er lag tussen de uitspraak in deze zaak en het afsluiten van de kopij voor dit nummer, volsta ik met een korte noot die alleen gaat over de vijfde vraag van de Engelse Court of Appeal waarbij ik kort het antwoord op eerste en tweede vraag betrek (betrekking hebbende op art. 5 lid 1 onder 1 en 5 lid 2 Merkenrichtlijn); ik onthoud mij hier nu van commentaar op de antwoorden op de overige vragen.
Met de uitspraak in deze zaak, begint zich een kleurig palet af te tekenen over de bescherming van bekende merken. De Intel-beslissing (zie IER 2009, nr 7/p. 18 m.nt AKS) die volgde op de Chevy- (IER 1999, p. 267 met mijn noot) en de adidas/Fitness World-zaken (zie IER 2004, p. 53 (m.nt. JK) ging voornamelijk over het criterium afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie, zij het dat de bewijsregels in de overwegingen 37 tot en met 39 in het algemeen gaan over de inbreuken in de zin van (het met art. 5 lid 2 Richtlijn vergelijkbare) art. 4 lid 4 onder a Richtlijn. Het Hof besliste dat er sprake moet zijn van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet en dat slaat dus ook op het ongerechtvaardigd voordeel criterium dat in de onderhavige zaak centraal staat. Verder heeft het Hof zich nog tot nu nog niet met de betekenis van dit criterium ingelaten; dit gebeurde wel al in lagere rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg en Kamers van Beroep van het BHIM.
Maar in de TDK-beschikking (het bekende merk voor opnameapparatuur verzette zich tegen TDK voor sportkleding) heeft het Hof al wel een vingerwijzing gegeven; laten we kijken welke. Omdat de zaak (C-197/07, IEF 7558) niet is gepubliceerd, citeer ik hier eerst wat het Gerecht van Eerste Aanleg had beslist: "64 The Court would point out that the Board of Appeal is not required to establish actual and present harm to an earlier mark. It must simply have available to it prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of unfair advantage ([Case T-67/04 Spa Monopole v OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS) [2005] ECR II-1825], paragraph 40). 65 It must also be noted that the concept of taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier mark must be understood as encompassing instances where there is clear exploitation and free-riding on the coat-tails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation (SPA-FINDERS, paragraph 51)."
Deze overwegingen volgen eigenlijk wat AG Jacobs in zijn conclusie bij de adidas/Fitnessworld-zaak had gesuggereerd: het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk moet daarentegen aldus worden uitgelegd dat het gevallen omvat „waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan."
Lees de gehele noot hier.
