de achtergrond van het algemeen belang
Hof van Justitie EG 15 september 2005, BioID AG - BHIM
In 1999 weigerde het BHIM het merk BioID in te schrijven in de klassen 9, 38 en 42. Het was beschrijvend en miste ieder onderscheidend vermogen. Het Gerecht van eerste aanleg verwierp vervolgens de door BioID verzochte vernietiging.
Het Gerecht overwoog onder meer dat " het bestanddeel „ID” in het Engels een gebruikelijke afkorting is van het zelfstandig naamwoord „identification” en dat het voorvoegsel „Bio” zowel de afkorting van een bijvoeglijk naamwoord [„biological” (biologisch), „biometrical” (biometrisch)] als de afkorting van een zelfstandig naamwoord [„biology” (biologie)] kan zijn" en dat "het relevante publiek BioID opvat in de zin van „biometrical identification” (biometrische identificatie)." BioID zal aldus worden gebruikt voor de voorstelling van waren en diensten die behoren tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën en mist derhalve elk onderscheidend vermogen voor deze categorieën van waren en diensten.
Bovendien kunnen de elementent „¦” en „®” in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten en dus elk onderscheidend vermogen missen voor deze waren en diensten. In zijn conclusie van juni van dit jaar was de AG het in resultaat eens met het eerdere oordeel van het GvEA dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist, maar corrigeert het Gerrecht in de onderliggende argumentatie betreffende het onderscheidend vermogen van de beeldelementen.
BioID voert twee middelen aan, te weten dat het Gerecht de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgrond voor merken die elk onderscheidend vermogen missen, onjuist en te ruim heeft uitgelegd. Als tweede middel stelt zij dat, indien het Gerecht voornoemde bepaling juist had uitgelegd, het van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door het tweede in eerste aanleg aangevoerde middel, te weten schending van deze verordening, niet te onderzoeken.
Drie van de vier grieven waaruit het eerste middel bestaat, verklaar het Hof ongegrond, dan wel ten dele niet-ontvankelijk. Deze middelen omvatten de niet-inaanmerkingneming van de totaalindruk die het aangevraagde merk oproept, het bewijs dat het aangevraagde merk daadwerkelijk werd gebruikt door het publiek of door concurrenten en de niet-inaanmerkingneming van de andere als gemeenschapsmerk ingeschreven merken.
De laatste grief van het eerste middel, die rekwirante voor het eerst ter terechtzitting heeft aangevoerd, betreft onjuiste uitlegging door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening doordat het Gerecht heeft vastgesteld dat deze bepaling inzonderheid is gericht tegen merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt.
Het Hof: "[...] opgemerkt [zij] dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie arrest OHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punt 39). Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan – en moet zelfs – andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond.
Bovendien zij eraan herinnerd dat het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt, uiteraard samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Vaststaat evenwel dat, zoals het Hof in punt 36 van het reeds aangehaalde arrest SAT.1/OHIM heeft geoordeeld, dit criterium (beschrijvendheid) weliswaar relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, maar niet het criterium (onderscheidend vermogen) is aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, dient te worden uitgelegd."
Bijgevolg is de grief dat het Gerecht een criterium heeft gehanteerd dat niet relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, doch wel in het kader van diezelfde bepaling, sub c, gegrond. Derhalve wordt het bestreden arrest vernietigd. Het Hof doet vervolgens zelf de zaak af. Gelet op het relevante publiek, de typografische kenmerken, de grafische elementen, de totaalindruk en de oppervlakkigheid van de beeld- en grafische elementen, mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en dient het beroep te worden verworpen.
