De additionele bepaling over voortbrengselen van wezenlijk biologische werkwijze
NL Octrooicentrum 18 december 2013, ORE/Advies/1011819 (Agrisemen B.V. tegen Enza Zaden)
Advies ingezonden door Ellen Crabbe, Brantsandpatents.
Octrooirecht. Advies ex artikel 84 ROW 1995. Artikel 3 ROW. Advies inzake nietigheidsgronden (75 lid 1 ROW 1995). Enza is rechthebbende op een octrooi voor een werkwijze voor het verkrijgen van een plant met een duurzame resistentie tegen een pathogeen NL octrooi 1011819. De nietigheid is gebaseerd dat het onderwerp betrekking heeft op een werkwijze van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten (art. 3 lid 1, onder d).
Conclusie 1 is echter gericht op een werkwijze voor de identificatie van planten en resulteert deze werkwijze niet in de voortbrenging van planten. Evenmin is voor de exploitatie van de uitvinding vereist dat de octrooihoudster eerst een plant voortbrengt. De werkwijze kan worden toegepast op een bestaande groep cultuurslaplanten, waarbinnen een slaplant met twee Dm-resistentiegenen kan worden geïdentificeerd. Art. 3 bevat een additionele bepaling ten opzichte van 53 EOV en 4 Biotech-richtlijn die ook de voortbrengselen verkregen door een werkwijze van wezenlijk biologische aard uitsluit.
"NL Octrooicentrum betreurt dit gebrek aan harmonisatie op het gebied van octrooiwetgeving, maar kan niet aan de tekst van de Nederlandse bepaling voorbij gaan. Nu in Nederland geen jurisprudentie voorhanden is omtrent de uitleg van die additionele bepaling in artikel 3, eerste lid, onder ROW 1995, gaat NL Octrooicentrum vooralsnog uit van de letterlijke tekst van de genoemde bepaling, te meer daar de wetsgeschiedenis erop lijkt te wijzen dat dit ook de intentie was van de wetgever."
Conclusies 4 tot en met 7 zijn vernietigbaar op grond van artikel 3 lid 1 onder d ROW 1995, conclusies 1 tot en met 7 vernietigbaar wegens gebrek aan inventiviteit.
Nieuwheid
"Tot het moment dat de octrooihoudster de in conclusie 2 en 3 omschreven DNA-sequenties had geïdentificeerd als merkers, was het bestaan van deze DNA-sequenties als merker niet bekend. Het is vaste jurisprudentie om biologisch materiaal, waarvan de functie niet eerder is onderkend, als nieuw te beschouwen."
"Aangezien in D11 in het geheel geen Dm-resistentiegenen of DNA-merkers geopenbaard worden, worden oon conclusies 4 en 5 nieuw geacht ten opzicht van D11.
"omdat door bijvoorbeeld Mendeliaanse segregatie de Brema Dm-resistentegenen verloren kunnen gaan. De geclaimde zaden en nakomelingen zijn dan niet te onderscheiden van conventionele zaden en nakomelingen die deze resistentiegenen niet dragen, aldus verzoekster. NL Octrooicentrum volgt deze stelling van verzoekster. (...) Conclusies 6 en 7 zijn gericht op zaden en nakomelingen afkomstig van een cultuurslaplant met twee Dm-resistentiegenen, waarbij niet is uitgesloten dat de zaden en nakomelingen van een dergelijke plant na kruisbestuiving deze Dm-resistentiegenen niet meer bevatten door Mendeliaanse segregatie.
