De afstand tussen beide is te gering

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 29 januari 2008, Red Bull Gmbh tegen Winters B.V. & Smart Drinks Ltd. (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap).

Wel gemeld, nog niet samengevat. Hof vernietigt kort gedingvonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van  26 september 2006 (IEF 2659). Afvullen van (reeds met tekens bedrukte) frisdrankblikjes die voor verhandeling buiten Benelux bestemd zijn is wel merkgebruik: er wordt weliswaar geen teken op de verpakking aangebracht, maar door afvullen van verpakkingen waarop het teken reeds eerder is aangebracht worden de waar en de verpakking voorzien van het teken samengevoegd en wordt de waar aldus van het teken voorzien. Het Hof oordeelt, met verwijzing naar HvJ EG 11 September 2007 inz. Celine, tegen de achtergrond van wezenlijke functie van het merk.

Inbreuk vorderingen gebaseerd op de RED BULL merken worden toegewezen m.b.t. de producten BULLFIGHTER en PITBULL  en Live Wire beeldmerk (begripsmatige overeenstemming; andere vormgeving van het op Live Wire afgebeelde “rund” doet daaraan niet af) worden toegewezen. Vordering m.b.t. Long Horn wordt afgewezen (aanwezigheid kleurvlakken onvoldoende; de ‘statisch ogende kop van een neushoorn’ uit het kort geding in eerste aanleg komt in hoger beroep helaas niet meer ter sprake). Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar neemt het Hof – nu de producten niet voor verhandeling in de Benelux bestemd zijn – de gemiddelde Benelux consument “ in abstract zin “ tot uitgangspunt.

Gedaagde Winters is een onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het zogenoemde afvullen van blikjes met door haarzelf of door derden geproduceerde (fris-) dranken. Energy-drinkproducent Red Bull is klant geweest bij Winters. Een andere klant van Winters is Smart Drinks. In opdracht van Smart Drinks heeft Winters blikjes gevuld met energy-drinks van de merken Bullfighter, Pitbull, Red Horn (later gewijzigd in Long Horn) en Live Wire.

Het gaat i.c. vooral om de vraag of het afvullen van de blikjes door Winters moet worden aangemerkt als gebruik van de daarop door (toedoen van) Smart Drinks aangebrachte tekens en om de betekenis die aan dit begrip moet worden toegekend. Het hof concludeert dat afvullen wel degelijk merkgebruik is.

“6.11 Bij deze werkwijze kan niet worden gezegd dat Winters de tekens op de blikjes aanbrengt. Deze zijn daarop immers reeds aangebracht voordat Winters er de beschikking over krijgt. Van aanbrengen van het teken op de verpakking van de waren door Winters is derhalve geen sprake.

6.12 Dit betekent evenwel nog niet dat niet gezegd kan worden dat Winters de tekens op de waren aanbrengt. Bij de soort van waren waar het hier om gaat, (fris)drank, kan een merk of teken niet anders worden aangebracht dan door de drank te combineren met een verpakking die voorafgaand aan het vullen reeds van dat merk of teken is voorzien of na het vullen daarvan wordt voorzien. In dit geval combineert Winters de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct, de blikjes met inhoud en met tekens en teksten. Dat betekent dat door het handelen van Winters de waren van het teken worden voorzien. Enig ander moment is daarvoor ook niet aan te wijzen: voorafgaand aan de werkzaamheden van Winters zijn er nog geen blikjes met gemerkte waren, daarna en daardoor zijn die er wel. Het handelen van Winters is dan ook aan te merken als het aanbrengen van de gewraakte tekens op de waren zodat sprake is van gebruik in de zin van artikel 2:20 lid 1 aanhef en onder b. en c. BVIE.”

Bij de beoordeling van de overeenstemming van de merken van Red Bull en de tekens Pitbull, Bullfighter, Live Wire en Red Horn (later Long Horn)  gaat het hof er, met de voorzieningenrechter, van uit dat Red Bull wereldwijd een grote naamsbekendheid heeft bij een breed publiek en de onderscheidende kracht van de merken van red Bull als zeer sterk moet worden beoordeeld.