De benaming van een kleur
Rechtbank Utrecht, 2 mei 2006, LJN: AW6732. Red Bull GmbH tegen Procter & Gamble Nederland B.V.
Procter & Gamble hebben energy pastilles op de markt gebracht onder de naam "Red Energy". Volgens Red Bull maakt die naam inbreuk op haar, Red Bulls, exclusieve recht op het internationale woordmerk "RED BULL".
In dit geval gaat het niet om dezelfde waren, zodat de soortgelijkheid moet worden beoordeeld. Overwogen wordt dat in dit geval, anders dan Red Bull heeft gesteld, betwijfeld moet worden of er wel sprake is van soortgelijke waren, nu het teken van Procter & Gamble voor snoepjes wordt gebruikt en het merk van Red Bull voor frisdrank. Er is wel sprake van enige verwantschap, nu de beide producten als energie-opwekkend gepresenteerd worden, maar dat kan op zich zelf niet meebrengen dat er van soortgelijkheid sprake is.
Aldus komt aan de orde of aan de eisen van subonderdeel c is voldaan. In dat geval moet het gaan om een bekend merk. Gelet op de onweersproken stellingen van Red Bull op dit punt, kan "RED BULL" als een bekend merk beschouwd worden. Wat de soort van waren betreft, kan volgens vaste rechtspraak in het midden blijven of het gebruik van het teken soortgelijke of niet-soortgelijke waren betreft. Vervolgens moet beoordeeld worden of er (voldoende) overeenstemming tussen teken en merk bestaat.
De vergelijking betreft aldus, enerzijds, het teken "RED ENERGY", dat door Procter & Gamble wordt gebruikt met grote, in kleur opgevulde hoofdletters in een bepaalde stijl, en, anderzijds, het merk "RED BULL", geschreven met hoofdletters, die niet in een bijzondere vorm of kleur zijn uitgevoerd.
Dat Procter & Gamble voornemens is de verpakking van de pastilles enigszins te wijzigen, kan buiten beschouwing blijven, nu het teken "RED ENERGY" op de nieuwe verpakking op dezelfde wijze zal worden afgebeeld als op de oude verpakking.
Visueel gezien valt dan op dat de totaalindrukken van het teken en het merk alleen al door de lettervorm van het teken "RED ENERGY" niet of nauwelijks overeenkomen. Wat de woorden zelf betreft, is de overeenstemming beperkt tot het woord RED. Dit woord is enkel de benaming van een kleur, waaraan op zich zelf geen onderscheidend vermogen toekomt. Ook in de beide woordcombinaties komt aan dat woord geen of onvoldoende onderscheidend vermogen toe.
Immers, het woord RED staat weliswaar in de beide combinaties voorop, doch - anders dan Red Bull heeft gesteld - brengt dat niet mee dat dit woord als het kenmerkende of meest onderscheidende deel moet worden aangemerkt, nu het in de beide combinaties slechts een kwalificatie vormt van het daaropvolgende zelfstandige naamwoord.
Om die reden zal bij globale waarneming van de woordcombinaties door een gemiddelde en normaal oplettende consument het woord RED dan ook niet in overwegende mate de aandacht trekken.
Bij een auditieve beoordeling spelen de lettervormen uiteraard geen rol, maar voor het overige geldt hetgeen ten aanzien van de visuele beoordeling reeds is overwogen, nu immers ook in auditief opzicht geldt dat de overeenstemming beperkt is tot het woord RED.
In begripsmatig opzicht moet vooralsnog gelden dat "RED ENERGY" als begrip zó zeer verschilt van "RED BULL" als begrip, dat in dit opzicht tussen teken en merk weinig of geen overeenstemming bestaat.
Voor zover Red Bull voorts nog heeft bepleit dat ook andere elementen in de vergelijking betrokken moeten worden, zoals de vermelding van bepaalde slagzinnen of ingrediënten, geldt dat deze elementen bij het bepalen van de mate van overeenstemming buiten beschouwing moeten blijven, nu het daarbij alleen gaat om het merk zoals dit is ingeschreven en in dit geval de merkregistratie enkel de woorden “RED BULL” zonder nadere toevoegingen omvat.
De voorgaande overwegingen leiden tot de slotsom dat het teken "RED ENERGY" niet in voldoende mate overeenstemt met het merk "RED BULL" om tot een merkinbreuk te kunnen leiden. Het gevorderde bevel om het gebruik van dat teken te staken, is derhalve niet voor toewijzing vatbaar.
Voorafgaand aan deze inhoudelijke bespreking verwerpt de voorzieningenrechter overigens het argument van Procter & Gamble, onder verwijzing naar een lopende procedure in Oostenrijk, dat er sprake zou zijn van misbruik van procesrecht door Red Bull.
Red Bull heeft in dit kort geding haar vordering gebaseerd op de Benelux-inschrijving van haar internationale merkregistratie, zodat de Benelux-Merkenwet (BMW) van toepassing is. De bevoegdheidsregels van deze wet gaan vóór op de bevoegdheidsregels van de EEX-Verordening, nu het Benelux-Merkenverdrag, waar de BMW deel van uitmaakt, als een verdrag in de zin van artikel 71 EEX-Verordening moet worden aangemerkt.
Ook indien artikel 27 EEX-Verordening van toepassing zou zijn, zou het beroep op onbevoegdheid niet kunnen slagen. Dan zou immers gelden dat het niet gaat om zaken tussen dezelfde partijen. Het enkele feit dat alle gedaagde vennootschappen tot dezelfde groep behoren en dat zij respectievelijk in Oostenrijk en in Nederland dezelfde Vicks-pastilles verhandelen, brengt immers nog niet mee dat die vennootschappen met elkaar vereenzelvigd zouden kunnen of moeten worden.
Procter & Gamble heeft verder nog verzocht om aanhouding van de zaak op grond van artikel 28, lid 1, EEX-Verordening. Zij heeft daarbij echter geen of onvoldoende belang, nu zij zelf - zoals gezegd - niet gebonden wordt door de uitspraak in de Oostenrijkse procedure en het risico van onverenigbare beslissingen zich niet voordoet, gezien het voorlopige karakter van een eventuele voorziening in dit kort geding.
