De inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest

Hoge Raad, 30 januari 2009, LJN: BG4906, Ondeo Nalco Netherlands B.V., rechtsopvolgster van IWC Chemische Produkten B.V. tegen M. Michel Company Inc (met conclusie A-G Verkade). (met dank aan Susan Kaak, Ventoux)

 

Merkenrecht. Vordering tot winstafdracht. Gebruik te kwader trouw, als bedoeld in art. 13.A lid 5 BMW, Maatstaf; Stelplicht. Van moedwillig gepleegde inbreuk is niet reeds sprake in een geval als het onderhavige waarin een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam  en verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing.

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 27 oktober 2006, nr. C05/162 NJ 2006, 588, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg gesteld over art. 13.A, lid 5, van de BMW.  De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 11 februari 2008, NJ 2008, 535 beantwoord.

“3.3 Uit deze beantwoording blijkt dat de rechtsklachten van de onderdelen 3.1 en 3.3 terecht zijn voorgesteld. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de derde grief van IWC (…) van het bestreden arrest te verwerpen op de grond, kort samengevat, dat sinds de verbreking van hun zakelijke relatie eind 1995 en gedurende de inbreukprocedure tot juni 1999 IWC ernstig rekening ermee had te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten, dat het voor haar risico is gekomen dat zij is doorgegaan met het omstreden merkgebruik, alsmede dat hetgeen zij had aangevoerd ten behoeve van haar verweer dat dit gebruik niet te kwader trouw was, dan wel dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding gaven tot een veroordeling tot winstafdracht als bedoeld in art. 13.A, lid 5, ontoereikend is om van toewijzing van deze vordering af te zien.

In rov. 4.9 en 4.10 ligt immers besloten dat het hof bij beoordeling van de derde grief ervan is uitgegaan dat voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 13A lid 5 BMW - thans: art. 2.21 lid 4 BVIE - voldoende is dat onder de omstandigheden van het geval de merkinbreuk aan de inbreukmaker (achteraf) kan worden verweten, dan wel dat die inbreuk voor zijn risico komt.

Blijkens de antwoorden van het Benelux-Gerechtshof moet het voor gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13A lid 5 evenwel gaan om een "moedwillig gepleegde inbreuk" en is daarvan niet reeds sprake in een geval als het onderhavige waarin een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld: de inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest, waarvan - gezien de antwoorden van het Hof op de vragen 3, 4.a en 4.b - geen sprake behoeft te zijn in een geval waarin de inbreukmaker zich tegen de hem verweten inbreuk heeft verweerd met een niet bij voorbaat kansloos beroep op een bestaande contractuele rechtsverhouding met de merkhouder welke, naar hij stelt, het gebruik van het teken heeft gerechtvaardigd.

Voorts volgt uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof dat, anders dan het hof blijkens rov. 4.10 - kennelijk - van oordeel was, de door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde, in rov. 3.4.2 van het tussenarrest onder (b) en (c) weergegeven, feiten en omstandigheden kunnen bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13.A, lid 5 geen sprake is geweest.

3.4 Ook de motiveringsklacht van onderdeel 3.3 is gegrond, voor zover daarin wordt geklaagd dat het hof zonder nadere motivering de daarin vermelde feiten en omstandigheden - weergegeven in het tussenarrest in rov. 3.4.2 onder (a), (b) en (c) - ontoereikend heeft geoordeeld voor het afwijzen, althans verminderen of matigen, van de vordering tot winstafdracht. Zij kunnen blijkens de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof immers worden aangemerkt als "omstandigheden van het geval" als bedoeld in art. 13.A, lid 5.
De klacht met betrekking tot omstandigheid (d) faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal, genomen na het arrest van het Benelux-Gerechtshof, onder 3.18.1 - 3.18.6.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 24 februari 2005;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Michel in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof, tot op deze uitspraak aan de zijde van IWC begroot op € 542,11 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Lees het arrest hier, en inmiddels ook hier (Rechtspraak.nl)