De naam Theorieshop is verwarrend en daarmee onrechtmatig

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 12 maart 2013, LJN BZ5364 (Test & Drive V.O.F. tegen gedaagde h.o.d.n. Autorijschool)

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Verwarringsgevaar. Test & Drive houdt zich bezig met het uitgeven en ontwikkelen van lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. Zij biedt haar lesmateriaal sinds 10 maart 2004 aan via de website theorieshop.nl. Gedaagde drijft een autorijschool en handelt sinds 2005 eveneens in lesmateriaal voor het theorie-examen. In maart 2012 heeft gedaagde de domeinnamen theorieshop.com en autotheorieshop.nl geregistreerd, waarna hij op de website van theorieshop.com onder de naam ‘Theorieshop’ een internetwinkel (webshop) is gestart waarmee hij voornoemd lesmateriaal te koop aanbiedt. In november 2012 heeft gedaagde de domeinnaam theorie-shop.com geregistreerd, welke eveneens als autotheorieshop.com doorlinkt naar de domeinnaam theorieshop.com en de daarop aanwezige webshop.

De vraag centraal in dit geschil is of de door gedaagde gevoerde handels- en domeinnamen, in hun geheel beschouwd, een dermate grote gelijkenis vertonen met de handels- en domeinnaam van Theorieshop.nl van eiseres dat een reëel gevaar voor verwarring te duchten valt.

Theorieshop.com en theorie-shop.com
Volgens de voorzieningenrechter zijn de handels- en domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com van gedaagde (nagenoeg) identiek aan die van Test & Drive. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt door het voeren van dezelfde handels- en domeinnaam door gedaagde verwarring te duchten zijn bij het publiek, zodat in beginsel sprake is van inbreuk op art. 5 Handelsnaamwet. De vermelding van de naam Theorieshop op de website van gedaagde is bovendien verwarrend en daarmee onrechtmatig jegens Test & Drive.

Autotheorieshop.nl
De woorden 'theorie' en 'shop' hebben slechts een zwak onderscheidend vermogen zodat voor het overige een grote gelijkenis nodig is voor verwarringsgevaar. De domeinnaam autotheorieshop.nl maakt volgens de voorzieningenrechter een zodanig afwijkende indruk dat er geen verwarringsgevaar te duchten valt. De totaalindruk die  de naam Autotheorieshop wekt is desalniettemin voldoende anders dan de handelsnaam van Test & Drive. Er is geen sprake van een inbreuk.

Theorieshop.com en theorie-shop.com
4.7.  Niet in geschil is dat [gedaagde] via de domeinnaam theorieshop.com (alsmede via de domeinnaam theorie-shop.com) tot voor kort de handelsnaam ‘Theorieshop’ voerde voor haar onderneming in lesmateriaal voor het Nederlands theorie-examen voor de brommer, motor en auto. Deze handelsnaam en de handels- en domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com van [gedaagde] zijn (nagenoeg) identiek aan die van Test & Drive; slechts de extensie ‘.com’ en het koppelstreepje wijken immers af van de handelsnaam van Test & Drive. Naar eigen zeggen voert [gedaagde] deze handelsnaam niet pas sinds zijn registratie van de desbetreffende domeinnamen, maar al sinds 2005, in welk jaar hij een winkelpand in Krommenie onder die naam opende. Wat daarvan ook zij, ook dan is hij de latere gebruiker van de handelsnaam ‘Theorieshop’, nu Test & Drive die handelsnaam immers al sinds 2004 voert. Bovendien gebruiken partijen deze handelsnaam thans ter aanduiding van ondernemingen die naar hun aard eveneens identiek zijn, en zijn partijen beide via hun op Nederland gerichte website actief in het hele land. Dat alles maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat met het voeren van diezelfde handels- en domeinnaam door [gedaagde] bij het publiek verwarring valt te duchten met de onder tevens onder die handelsnaam gedreven onderneming van Test & Drive, zodat in beginsel sprake is van inbreuk op artikel 5 Hnw.

4.9.  Zoals eerder overwogen is van het voeren van een handelsnaam voor een onderneming in de zin van artikel 1 jo. 5 Hnw eerst sprake, indien die naam ter aanduiding van die onderneming in het handelsverkeer wordt gebruikt. Met [gedaagde] is de voorzieningenrechter van oordeel dat het enkele gebruik van de naam ‘Theorieshop’ nog niet het voeren van die naam als handelsnaam met zich brengt. Uit de door [gedaagde] op de website van de domeinnaam theorieshop.com weergegeven tekst valt immers op te maken dat [gedaagde] de naam Theorieshop juist niet meer gebruikt als aanduiding voor haar onderneming in het handelsverkeer, zodat hij de handelsnaam Theorieshop thans niet (meer) voert. Bij die stand van zaken is (op dit moment) dan ook geen sprake van inbreuk op artikel 5 Hnw. Daar staat echter tegenover dat het risico op een nieuwe inbreuk niet denkbeeldig is. Weliswaar heeft [gedaagde] bij brief van 22 januari 2013 van zijn rechtsbijstandverzekeraar (2.6) medegedeeld het gebruik van de handelsnaam Theorieshop te zullen staken, maar slechts ‘onder protest en zonder erkenning van aansprakelijkheid’. Ook heeft [gedaagde] de door hem geregistreerde domeinnamen theorieshop.com en theorie-shop.com niet aan Test & Drive overgedragen, zodat ook daarmee het risico van een hernieuwde inbreuk dreigt. Gezien de eerdere inbreuk door [gedaagde], is de vermelding van de naam Theorieshop op de website van [gedaagde] bovendien verwarrend, en daarmee (tevens) onrechtmatig jegens Test & Drive.

Autotheorieshop.nl
4.12.  Zoals in r.o. 4.5 overwogen hebben de woorden ‘theorie’ en ‘shop’ slechts een zwak onderscheidend vermogen, zodat voor het overige een grote gelijkenis nodig is voor verwarringsgevaar. In zijn geheel bezien maakt de domeinnaam autotheorieshop.nl een zodanig afwijkende indruk dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen gevaar voor verwarring valt te duchten. De handelsnaam waaronder Test & Drive haar onderneming drijft is immers niet ‘Autotheorieshop’, maar ‘Theorieshop’. Bovendien is de domein- en handelsnaam autotheorieshop.nl als gevolg van de toevoeging van het woord ‘auto’ auditief niet langer (geheel) overeenstemmend met de handels- en domeinnaam theorieshop.nl. Weliswaar hebben beide namen een overeenkomstig deel, welk deel bestaat uit de volledige handelsnaam van Test & Drive, maar de totaalindruk die de naam Autotheorieshop wekt is desalniettemin voldoende anders (en daarnaast overigens meer beschrijvend voor de handel in lesboeken voor het theorierijvaardigheidsbewijs) dan de handelsnaam van Test & Drive. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat [gedaagde] met de domeinnaam autotheorieshop.nl tevens de handelsnaam Autotheorieshop.nl heeft gevoerd voor zijn onderneming, zodat reeds om die reden van een inbreuk geen sprake is. Voor zover de vordering ziet op staken van het gebruik van en overdracht van de handels- en domeinnaam autotheorieshop.nl, zal deze vordering dan ook worden afgewezen.