De Onel-zaak - tijd om de uitspraak goed te bestuderen

Een bijdrage van Arnaud Bos, Onel trademarks.

In navolging van IEF 12154 en IEF 12168. Het is al weer enkele weken geleden dat het Hof van Jusitie het arrest heeft gewezen in de Onel-zaak. Tijd om de uitspraak eens goed te bestuderen en om te discussiëren met vakgenoten.

Zo horen wij af en toe dat er eigenlijk niets is veranderd. Dat lijkt ons niet. Zo stelt het Hof van Justitie toch wel heel duidelijk dat van een Europees merk mag worden verwacht dat het merk in een groter grondgebied wordt gebruikt. Dus gebruik in één lidstaat is niet meer automatisch voldoende en lijken de gebruikeisen aangescherpt.

Een ander standpunt is dat het gebruik dat in één land geschiedt alleen dan voldoende is als er sprake is van een nichemarkt. Aanlokkelijk om dit te denken want zo kun je paragraaf 50 inderdaad lezen maar ons inziens ligt het, met oog op de andere paragrafen wel iets genuanceerder.

Het Hof van Justitie stelt duidelijk dat het geografische gebied van het gebruik maar een van de factoren is om te bepalen of het gebruik normaal is. Ook andere factoren spelen een rol. Hierbij moet niet gekeken worden naar de landsgrenzen van Lidstaten, het gaat om de markt van het product / dienst en dit zal in de meeste gevallen de gehele Gemeenschap zijn.

Indien er sprake is van een geografische nichemarkt is dan kan de markt van een Europees merk samenvallen met het grondgebied van één lidstaat (bijv. schaatsen in Nederland). Dan is gebruik van een Europees merk in een enkel land, mits gericht op verkoop, in ieder geval voldoende.

Bij massaproducten is de gehele markt in de Gemeenschap relevant en moet dan gekeken worden naar het werkelijke gebruik in de Gemeenschap. Indien dit gebruik naar omstandigheden van het geval reëel is dan is dit gebruik voldoende.

In de praktijk komt dit er vaak op neer dat het merk in een redelijk gebied in gebruik moet zijn genomen (hetgeen kan samenvallen met landsgrenzen van (waarschijnlijk) grotere lidstaten) ofwel er andere factoren zijn die beperkt territoriaal gebruik kunnen compenseren (te denken aan erg intensief gebruik van een merk op een klein gebied). Dit zal de jurisprudentie verder moeten uitkristalliseren.

Arnaud Bos