De realiteit is geen fictie meer
S. Hagen, De realiteit is geen fictie meer, IEF 10634
Met commentaar van Steffen Hagen, CMS Derks Star Busmann.
Reikhalzend – en door de meeste IE-rechthebbenden wellicht vooral: angstvallig – werd er uitgekeken naar het op 1 december 2011 gewezen arrest van het Hof van Justitie van de EU in de gevoegde zaken van Philips (C446/09) en Nokia (C495/09). Reikhalzend, omdat te verwachten viel dat het Hof daarin nader zou aangeven onder welke voorwaarden de douaneautoriteiten van een Lidstaat de doorvoer van inbreukmakende goederen (afkomstig van buiten en met bestemming buiten de EU) kunnen beletten. Angstvallig, omdat – afgaande op de conclusie van A-G Cruz Villalón – de verwachting was dat het Europese Hof een einde zou maken aan de zogenoemde ‘vervaardigingsfictie’, die in dergelijke gevallen van transit-goederen door Nederlandse rechters wel werd toegepast om deze als inbreukmakend in de EU te kunnen kwalificeren (en op basis daarvan te laten vernietigen). In beide opzichten heeft het Hof de ‘verwachtingen’ waargemaakt.
1. De Anti-Piratij Verordening
2. De Nokia-zaak
2.a. Overwegingen van het HvJEU
3. De Philips-zaak
3.a. Overwegingen van het HvJEU
4. In conclusie
1. De Anti-Piraterij Verordening
Het draait in dezen allemaal om de uitleg van de zogenoemde Europese Anti-Piraterij Verordening (Verordening 1383/2003, voorheen Verordening 329/594). Deze Verordening (hierna: de APV) stelt voorwaarden waaronder de douane, op verzoek van de houder van een intellectueel eigendomsrecht, kan optreden wanneer men bij controle van een zending die bijvoorbeeld op Schiphol of in de Rotterdamse haven aankomt, het vermoeden krijgt dat de zending inbreukmakende goederen bevat.
Onder “goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht” verstaat de APV zowel “namaakgoederen” (merkinbreuk), “door piraterij verkregen goederen” (inbreuk op auteurs-, naburig en/of modelrecht) alsook goederen die inbreuk op een octrooi, kwekersrecht of geografische aanduiding opleveren. Wanneer de douane een zending aantreft waarvan zij vermoedt dat het inbreukmakende producten zijn, informeert de douane (op verzoek) de betreffende IE-rechthebbende en zendt zij deze enkele foto’s en/of monsters van de goederen ter beoordeling. Indien de rechthebbende het vermoeden van de douane bevestigt, dan kan deze bij de douane de gegevens opvragen van de verzender, vervoerder en geadresseerde van de zending. De rechthebbende sommeert hen vervolgens schriftelijk om de inbreukmakende goederen vrijwillig af te staan ter vernietiging.
De zending wordt door de douane 10 werkdagen vastgehouden, te verlengen met een termijn van nogmaals 10 werkdagen. Wanneer de eigenaar of houder van de goederen binnen die termijn inderdaad schriftelijk verklaart in te stemmen met afgifte, stelt de IE-rechthebbende de douane daarvan in kennis en worden de inbreukmakende producten vervolgens vernietigd. Indien echter de eigenaar of houder van de goederen uitdrukkelijk weigert in te stemmen, dan zal de douane de zending vrij moeten gegeven. In dat geval zal de merkhouder, om te voorkomen dat de douane de namaakproducten vrijgeeft, uiteindelijk (eventueel na voorafgaande civiele beslaglegging) een procedure moeten starten bij de rechter waarin hij vernietiging van de goederen kan vorderen. Maar ook wanneer de merkhouder helemaal geen reactie krijgt op zijn sommaties, kan hij de namaak vernietigen: in dat geval bepaalt de APV namelijk dat (stilzwijgende) toestemming wordt verondersteld te zijn gegeven.
Het ‘douanebeslag’, zoals de hiervoor beschreven procedure ook wel wordt genoemd, heeft zich in de praktijk bewezen als een snelle, eenvoudige en effectieve procedure voor rechthebbenden om inbreukmakende producten reeds aan de grens te kunnen onderscheppen, voordat deze daadwerkelijk in de EU in de handel kunnen worden gebracht.
Lange tijd beleef echter de vraag of de APV ook het tegenhouden van zendingen rechtvaardigt wanneer het goederen in transit betreft, m.a.w. goederen afkomstig van buiten de EU, die tevens een bestemming hebben buiten de EU, en dus slechts via de EU worden doorgevoerd. Voorstanders van de mogelijkheid tot douanebeslag van transit zendingen wezen erop de bestemming van dergelijke zendingen herhaaldelijk kan worden gewijzigd en benadrukten steevast het gevaar dat dergelijke goederen alsnog op frauduleuze wijze hun weg naar de EU zouden kunnen vinden. Wanneer in dergelijke gevallen geen douaneoptreden mogelijk zou zijn, zou dit een effectieve strijd tegen namaak ondermijnen en de effectiviteit van de APV als wapen in die strijd uithollen. Tegenstanders daarentegen hechtten veeleer aan het waarborgen van het legitieme internationale handelsverkeer van via de EU transiterende goederen, die anders in het gedrang zou kunnen komen.
In zijn arrest van 1 december 2011 heeft het Europese Hof zich nu nader uitgesproken over de voorwaarden waaronder handhavend optreden onder vigeur van de APV mogelijk kan zijn.
2. De Nokia-zaak
In de Nokia-zaak werd door de douaneautoriteiten op de luchthaven van Londen Heathrow een zending namaak Nokia-telefoons onderschept, afkomstig uit Hongkong en met bestemming Colombia. Het verzoek van Nokia aan de douane om de namaakgoederen in beslag te nemen werd echter geweigerd door de douane. De douane vond dat geen sprake kon zijn van “namaakgoederen” in de zin van de APV, omdat de zending voor Colombia bestemd was en volgens de douane niet was bewezen dat deze frauduleus naar de EU zou worden omgeleid (waardoor de betreffende goederen alsnog binnen de EU in het economisch verkeer gebracht zouden worden, en daarmee inbreuk op de EU Gemeenschapsmerkrechten van Nokia zouden maken).
Nokia is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de High Court of Justice, en vervolgens tegen diens afwijzende beslissing in hoger beroep gekomen bij de Court of Appeal, die daarop prejudiciële vragen van uitleg heeft gesteld aan het Europese Hof.
2.a.Overwegingen van het HvJEU
Het Hof stelt voorop dat onder een schorsingsregeling geplaatste goederen afkomstig van buiten de EU niet louter wegens deze plaatsing (transit status) inbreuk kunnen maken op in de EU geldende intellectuele eigendomsrechten.
Indien echter de douaneautoriteiten (met de rechthebbende) vaststellen dat dergelijke goederen imitaties of kopieën betreffen, kunnen zij deze goederen wél vasthouden, wanneer er een gefundeerd vermoeden bestaat dat deze goederen alsnog zullen worden omgeleid en in de EU op de markt zullen worden gebracht, en daarmee inbreuk zullen maken op IE-rechten met gelding in de EU. Hiervan kan in elk geval sprake zijn wanneer met betrekking tot dergelijke van buiten de EU afkomstige goederen sprake is van “een reeds tot de consumenten in de EU gerichte commerciële handeling”, zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame.
Maar ook wanneer er nog geen sprake is van een concrete, op de EU-consument gerichte commerciële handeling, kan de douane toch optreden wanneer er omstandigheden zijn die het vermoeden rechtvaardigen dat een of meerdere partijen betrokken bij de productie, expeditie of distributie van de betreffende goederen op het punt staan deze naar consumenten in de EU om te leiden, of wanneer er aanwijzingen zijn dat deze partijen dergelijke commerciële bedoelingen verbergen. Voorbeelden van aanwijzingen of gegevens die een dergelijk vermoeden kunnen funderen zijn volgens het Hof:
(a) de omstandigheid dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling aangifte van de bestemming vereist is;
(b) het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie over de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen;
(c) het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten; of
(d) nog aan het licht gekomen documenten of correspondentie over de betrokken goederen waaruit blijkt dat het gevaar bestaat dat deze goederen naar de consumenten in de EU worden omgeleid.
Naar aanleiding van dit arrest is te verwachten dat de douaneautoriteiten in de EU dus niet (meer) een zending namaakgoederen zullen vasthouden op het enkele verzoek van een rechthebbende, slechts gebaseerd op een gesteld, ongefundeerde vermoeden dat de goederen wel eens frauduleus toch hun weg naar de EU zouden kunnen vinden. Anderzijds geeft het Hof diverse voorbeelden van aanwijzingen die een dergelijk vermoeden wél kunnen funderen. Er blijven kortom ruime mogelijkheden om, telkens op grond van de omstandigheden van het concrete geval, een vermoeden te motiveren en daarmee een verzoek om douaneoptreden te legitimeren.
3. De Philips-zaak
Daar waar in de fase van douanebeslag dus een (onderbouwd) vermoeden kan volstaan om transit goederen vast te houden, is het Europese Hof minder ruimhartig voor de rechthebbende wanneer het vervolgens daadwerkelijk tot een gerechtelijke procedure komt, waarin de nationale rechter zich moet uitspreken over de vraag of de betreffende vastgehouden goederen inderdaad aangemerkt kunnen worden als inbreukmakend op een intellectueel eigendomsrecht met gelding in de EU dan wel in de betreffende Lidstaat.
In de Philips-zaak hadden de douaneautoriteiten in de haven van Antwerpen een lading elektrische scheerapparaten tegengehouden die mogelijk inbreuk maakten op modellen- en auteursrechten van Philips. Philips wendde zich vervolgens tot de rechtbank te Antwerpen en vorderde onder meer vernietiging van de gesteld inbreukmakende (“door piraterij verkregen”) goederen. De goederen waren afkomstig uit China, met onbekende bestemming. De gedaagde partij voerde aan dat er geen bewijs was dat de goederen bestemd waren voor de Europese markt en derhalve niet kwalificeerden als inbreukmakende producten.
Philips beriep zich echter op de zogenoemde ‘vervaardigingsfictie’, waarvan de Hoge Raad zich bediende in het (om die reden befaamde) Philips/Postec-arrest uit 2004, en welke sindsdien door Nederlandse rechters is nagevolgd in verschillende transit-zaken. Op grond van deze fictie werden transit-goederen beschouwd als inbreukmakend op IE-rechten met gelding in de Lidstaat waar de goederen waren tegengehouden, indien de vervaardiging van dergelijke goederen in die Lidstaat als inbreukmakend zou kwalificeren.
De rechtbank Antwerpen heeft vervolgens over de toepasselijkheid van een dergelijke fictie een prejudiciële vraag gesteld aan het Europese Hof.
3.a. Overwegingen van het HvJEU
Het Europese Hof maakt echter korte metten met de vervaardigingsfictie. Het Hof overweegt daartoe dat een dergelijke fictie niet voor de betrokkenen dermate verstrekkende gevolgen als vernietiging van de goederen rechtvaardigt. In een gerechtelijke procedure dient de rechterlijke instantie van de betreffende Lidstaat vast te stellen of de door de douaneautoriteiten vastgehouden (transit)goederen daadwerkelijk inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van de rechthebbende met gelding in die Lidstaat. Een dergelijke beslissing kan, zo overweegt het Hof expliciet, niet worden genomen op basis van een louter vermoeden, maar moet gebaseerd zijn op een onderzoek van de vraag of is bewezen dat inbreuk is gemaakt op het betrokken recht.
Het verwerpen van de vervaardigingsfictie is een flinke ‘bewijslastige’ tegenvaller voor IE-rechthebbenden. Immers, bewijs maar eens dat bepaalde namaakgoederen of ongeautoriseerde kopieën die slechts ter doorvoer in het douanegebied van de EU zijn binnengebracht – en dus zonder aldaar in de vrije handel te worden gebracht – inbreuk kunnen maken op een in de EU geldend IE-recht. Het Hof realiseert zich evenwel kennelijk dat dit een behoorlijke bewijslast op de schouders van de rechthebbende legt, en geeft vervolgens (in overweging 71 van het arrest) enkele voorbeelden van wat als dergelijk bewijs kan dienen, te weten:
(a) een verkoop van goederen aan een klant in de EU;
(b) een verkoopaanbieding of reclame gericht aan consumenten in de EU; of
(c) documenten of correspondentie betreffende de betrokken goederen waaruit blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de EU om te leiden.
Opvallend is dat de voornoemde formuleringen (“een verkoop van goederen”, “een verkoopaanbieding” “reclame”) niet specifiek lijken te zien op de betrokken goederen, hetgeen ruimte laat voor het argument dat als bewijs van inbreuk volstaat wanneer de rechthebbende kan aantonen dat de betreffende producent, expediteur of distributeur dergelijke inbreukmakende activiteiten ontplooit, zonder dat dit bewezen hoeft te zien specifiek op de betrokken goederen. Daarentegen hanteert het Hof aan het einde van het arrest, in de ‘verklaring voor recht’ in (resumerend) antwoord op de gestelde prejudiciële vragen, meer restrictieve bewoordingen, stellende dat “dit bewijs is geleverd, onder meer, wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de EU zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten in de EU, …”.
Hoe generiek of specifiek dergelijk bewijs moet zijn is daarmee niet geheel duidelijk.
Ten slotte wijst het Hof er nog op dat het de douaneautoriteiten van de Lidstaten via welke transit-goederen worden doorgevoerd vrijstaat om samen te werken met de douane in het land van bestemming teneinde de goederen, zo deze in dat land inbreuk maken op een IE-recht, aldaar alsnog uit het internationale handelsverkeer te laten nemen. Overigens bepleitte het gerenommeerde Max Planck Instituut in een eerder dit jaar gepubliceerde studie om dergelijke transit-goederen, indien zij in zowel het land van doorvoer als het land van bestemming inbreukmakend zijn, onder het bereik van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening te brengen. Indien de Europese wetgever dit advies ter harte zou nemen bij de herziening van voornoemde regelgeving, zou dat de IE-rechthebbende in dergelijke gevallen, zowel in de fase van douanebeslag als bij de rechter, een aanzienlijke bewijslast schelen en daarmee slagvaardiger maken.
Intussen is bij de Europese Commissie een herziening van de APV in de maak. Het thans voorliggende voorstel biedt evenwel geen uitzicht op nieuwe mogelijkheden voor de vervaardigingsfictie. Daarvan is met dit arrest dus naar het zich laat aanzien voorgoed afscheid genomen.
4. In conclusie
De nieuwe realiteit in douanebeslagzaken betreffende goederen in transit is dat toepassing van de vervaardigingsfictie ingevolge dit arrest van het Europese Hof niet langer houdbaar is. Het Hof stelt daarmee duidelijk(e) grenzen aan het onderscheppen van transit namaak- en piraterij-goederen door rechthebbenden in de EU. Daarnaast geeft het Hof echter ook richting en ruimte aan rechthebbenden om met name in de fase van het douanebeslag toch effectief te kunnen (blijven) strijden tegen de handel in counterfeit en kopieën. Dat biedt mogelijkheden.
Een vermoeden, zij het gefundeerd, dat een transit-lading inbreukmakende goederen betreft blijft voldoende voor een rechthebbende om deze zending door de douaneautoriteiten te laten vasthouden. De praktijk wijst (vooralsnog) uit dat vervolgens op de namens de rechthebbende verzonden sommaties door de betrokken partijen in menig geval niet wordt gereageerd, althans door deze niet expliciet bezwaar wordt gemaakt tegen vernietiging van de betrokken goederen. In die gevallen blijft de vereenvoudigde procedure van vernietiging op grond van veronderstelde (stilzwijgende) toestemming opportuun; zo blijft er dan toch een ‘fictie’ overeind die de rechthebbende kan blijven baten.
