De tenaamstelling

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2009, KG ZA 09-1500, e-Traction Europe B.V. tegen N.V. Nederlandsch Octrooibureau

Octrooirecht. e-Traction Europe stelt dat NOB jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door, in strijd met wat haar als zorgvuldig beroepsuitoefenaar betaamt, haar medewerking te verlenen aan de wijziging van de tenaamstelling van octrooien zonder dat zij zich er voldoende van vergewist heeft of de daarvoor vereiste beschikkingsbevoegd wel bestond. Vorderingen toegewezen. Eerst even voor jezelf lezen.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt dat, hoewel de overdracht van een octrooi(aanvrage) geschiedt bij akte en vermelding in nationale of internationale octrooiregisters geen constitutief vereiste is, in de praktijk prima facie wordt verondersteld dat degene die als “applicant” op een octrooischrift staat vermeld ook de rechthebbende is. Ook NOB lijkt ervan uit te gaan dat het wijzigen van de tenaamstelling leidt tot de overdracht van octrooirechten, getuige het feit dat zij – overigens nadat de wijziging van de tenaamstelling was doorgevoerd – het Amerikaanse advocatenkantoor MorrisonCohen om een Legal Opinion heeft gevraagd over onder meer de volgende vraag:

“Was it, and is it, permissible to register the transfer of the patent applications to Freerider?”

In haar antwoord laat MorrisonCohen blijken dat ook zij begrijpt dat de ‘transfer’ ziet op ‘ownership’:

“All Rights of Ownership of IP Have Been Transferred to Freerider. The APA and the TASA clearly and unambiguously sell and transfer each and every right, power and privilege of ownership with respect to the subject patents and all other intellectual property of EEU.” (Productie 8 van NOB, p. 1, aanhef van de laatste alinea. Onderstrepingen zijn overgenomen van het originele document.)

4.6. Nu ingevolge de APA de ‘ownership’ met betrekking tot de octrooien bij e-Traction Europe is gebleven, komt Freerider niet de bevoegdheid toe zonder medewerking van e-Traction Europe daarin wijzigingen aan te brengen. Hoewel een wijziging in de tenaamstelling geen overdracht van eigendom impliceert, heeft Freerider ingevolge de APA ook niet de bevoegdheid zonder medewerking van e-Traction Europe een andere “applicant” – dat wil zeggen: rechthebbende – te doen vermelden.

4.7. De voorzieningenrechter stelt vast dat NOB – in opdracht van Freerider – en zonder toestemming van e-Traction Europe de tenaamstelling van ten minste twee octrooiaanvragen heeft gewijzigd.

(...)

4.11. Op grond van het vorenoverwogene zal de vordering NOB te verbieden medewerking te verleend aan de wijziging in de tenaamstelling van octrooien of octrooiaanvragen worden toegewezen. (…)

Lees het vonnis hier.