Denim & Co Primark mist onderscheidend vermogen

Rechtbank Den Haag 17 juli 2019, IEF 18597, IEFbe 2914; ECLI:NL:RBDHA:2019:7314 (Primark tegen Fashion Linq) Merkenrecht. Onderscheidend vermogen. Fashion Linq is een groothandelbedrijf die zich richt op onder meer ontwerpen van modeproducten. Afnemers bestellen kleding zoals ontworpen en gepresenteerd van eigen merken van Fashion Linq of bij wijze van private label producten. Het is houdster van de merken ‘de Denim & Co-merken’. Primark is een winkelconcern dat betaalbare modeproducten aanbiedt. Primark verkoopt kleding onder het teken ‘Denim Co’ en gebruikt dit teken op prijskaartjes en labels. Fashion Linq viel Primark aan op haar langdurig en op grote schaal gebruik van Denim Co op basis van BNL en EU merken. Het eerste verweer van Primark slaagt al, namelijk dat Denim & Co voldoende onderscheidend vermogen ontbeert.

4.6. Het komt het erop aan of het merk in de opvatting van de betrokken kringen kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel of dit in de toekomst redelijkenvijs te verwachten is. Niet relevant is of er meer gebruikelijke of meer voor de hand liggende alternatieven bestaan om dezelfde kenmerken aan te duiden. Het is niet noodzakelijk dat de tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van de waren of diensten, of van kenmerken daarvan. Voldoende is dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of
diensten kan aanduiden. Niet relevant is of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. Evenmin is doorslaggevend of een groot of een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.

4.14. De betekenis van ‘Denim & Co’ in het Engels is dus (ook) ‘Denim and things of a similar nature or appearance’ en Vrij vertaald ‘Denim en vergelijkbare dingen’, of meer precies, uitgaande van de betekenis van Denim als aanduiding van een soort stof: ‘Denim en andere stoffen’ of— korter en informeler taalgebruik — ‘Denim etcetera’ of ‘Denim en zo’. Het totaalbeeld van ‘Denim & Co’ is daarmee een combinatie van bestanddelen die (tezamen) kenmerken van kleding, schoeisel en hoofddeksels kunnen beschrijven. Bezien als geheel zijn de Denim & Co-merken derhalve een uitsluitend beschrijvende aanduiding van een kenmerk van kleding, schoeisel of hoofddeksels, zonder enige grafische of semantische wending, laat staan een verrassende wending die ervoor zorgt dat de som der delen in een voldoende verwijderd verband staat van de beschrijvende som der delen. Dat geldt zowel voor de fonetische als de visuele indruk van ‘Denim & Co’, waarbij van belang is dat het ‘&‘-teken, naar niet in geschil is, sinds jaar en dag — als informele schrijfwijze — wordt gebruikt als aanduiding van ‘and’. Met Primark cs is de rechtbank dus van oordeel dat de totaalindruk die de Denim & Co-merken bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek oproept uitsluitend een beschrijving is van een kenmerk van de waren die onder het merk kunnen worden aangeboden.

4.15. De omstandigheid waarop Fashion Linq, met voorbeelden onderbouwd, wijst— namelijk dat er vele woordmerken met daarin het woord ‘denim’ zijn ingeschreven in klasse 25 — doet niet af aan dit uitsluitend beschrijvend karakter van ‘Denim & Co’. Of, zoals Fashion Linq betoogt, in algemene zin uit de door haar gegeven voorbeelden kan worden afgeleid dat een woordmerk met ‘Denim’ al snel onderscheidend vermogen heeft voor waren in klasse 25 (kleding), kan derhalve onbesproken blijven.