Depot JORIS NO SMELL na einde samenwerking te kwader trouw

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 november 2018, IEF 18094; ECLI:NL:RBAMS:2018:8003 (Joris No Smell) Merkenrecht. Auteursrecht. Gedaagde sub 1 heeft samengewerkt met een groothandel in dierenvoeding en accessoires. De kennis van gedaagde sub 1 werd ingezet bij het inkopen van grondstoffen en ontwikkelen van bodembedekking voor (hokken van) knaagdieren. De producten die op de markt werden gebracht hadden o.a. de naam Joris No Smell. De samenwerking is later beëindigd. Gedaagde sub 1 heeft een concurrentiebeding getekend. Een commanditaire vennootschap is opgericht waarbij gedaagde sub 1 de directie voerde. Het gebezigde logo is een konijn met een shirt met Joris erop. Eiser sub 1 heeft Joris No Smell B.V. opgericht. Gedaagde sub 2 heeft het Benelux woordmerk Joris No Smell gedeponeerd. Eisers vorderen o.a. gebruik van aanduiding Joris No Smell te staken. Vorderingen toegewezen: depot te kwader trouw door gedaagde sub 2 en door gedaagde sub 1 getekend en daardoor geldig concurrentiebeding. 

4.6. [gedaagde sub 1] voert aan dat er bij het ondertekenen van de overeenkomst geen wilsovereenstemming bestond en dat hij volledig overdonderd was. [eisers] ontkennen dit ten stelligste. Bij bericht van 12 februari 2018 heeft [gedaagde sub 1] ook zijn handtekening ‘teruggetrokken’. [eisers] stellen daartegenover dat [gedaagde sub 1] heel goed wist wat hij deed en dat de Vaststellingsovereenkomst een bepaling kent waarin is overeengekomen dat de overeenkomst niet kan worden ontbonden.

4.7. Gelet op de overige overeenkomsten die door [gedaagde sub 1] in enige hoedanigheid met [eiser sub 1] en [eiser sub 2] zijn ondertekend of in concept zijn opgesteld in de periode vanaf 20 juli 2017 is niet aannemelijk dat [gedaagde sub 1] niet heeft geweten waarvoor hij tekende toen hij de Vaststellingsovereenkomst aanging. Ook is niet aannemelijk dat wilsovereenstemming tussen de partijen ontbrak. [gedaagde sub 1] heeft zijn stellingen op dit punt niet nader onderbouwd. Evenmin heeft hij toegelicht waarop hij zijn ‘recht’ om zich uit de overeenkomst terug te trekken heeft gebaseerd, en wat daarvan de consequenties zouden zijn. Ter zitting heeft hij daarover gezegd dat het alleen zijn bedoeling was om duidelijk te maken dat hij het met de inhoud van de Vaststellingsovereenkomst – kennelijk bij nader inzien – niet eens was. Alles bij elkaar genomen heeft [gedaagde sub 1] geen steekhoudende argumenten aangevoerd waarom de Vaststellingsovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn. Dit verweer wordt dan ook gepasseerd.

4.8. De inhoud en de strekking van de Vaststellingsovereenkomst brengen mee dat [gedaagde sub 1] zich zou terugtrekken uit de business van de bodembedekking voor knaagdierhokken en dat [eisers] de onderneming zouden voortzetten. De aandelen van Sunshine kwamen geheel in handen van [eisers] en de CV zou worden opgeheven. Voor alle partijen zal duidelijk zijn geweest dat het bij voortzetting van de onderneming ging om het verhandelen van de producten onder de naam ‘Joris no Smell’, met het logo van het konijn zoals afgebeeld bij 2.7 en de toen in omloop zijnde verpakking, waarop ook afbeeldingen van dieren te zien zijn. [eisers] mochten erop vertrouwen dat [gedaagde sub 1] de intellectuele eigendomsrechten op deze namen en afbeeldingen, voor zover deze aan hem privé toekwamen, in Sunshine of in de CV had ingebracht en dat hij deze dus door middel van de Vaststellingsovereenkomst, aan [eisers] overdroeg, althans dat hij daarvan zelf geen gebruik meer zou maken. De omstandigheid dat dit niet expliciet in de Vaststellingsovereenkomst is opgenomen, maakt dat niet anders, nu de strekking daarvan en de bedoeling van partijen niet op andere wijze kan worden opgevat.
Bovendien is aannemelijk dat het auteursrecht op de onder 2.7 genoemde afbeelding van het konijn en op de afbeeldingen van de andere dieren ingevolge artikel 8 van de Auteurswet berustte bij Sunshine en niet bij [gedaagde sub 1] in privé. In elk geval is door de verklaring van [gedaagde sub 1] ter zitting over de tekeningen van de dieren aannemelijk dat deze door een derde zijn ontworpen, speciaal ten behoeve van Sunshine , althans de CV. Het konijn in deze vorm is door Sunshine voor het eerst openbaar gemaakt. [gedaagde sub 1] heeft desgevraagd verklaard dat de tekeningen en het ontwerp van het etiket van Sunshine /de CV en van [gedaagde sub 2] door dezelfde persoon zijn ontworpen, die aanvankelijk werkte bij een reclamebureau en later voor zichzelf.

4.11. [eisers] hebben verder gesteld dat de merkdepots door [gedaagde sub 2] gelet op het voorgebruik door Joris No Smell en Sunshine te kwader trouw zijn in de zin van artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE (Beneluxverdrag voor de Intellectuele Eigendom), zodat [gedaagde sub 2] geen rechten op het merk Joris No Smell en/of het beeldmerk zoals afgebeeld bij 2.14 heeft verkregen. De voorzieningenrechter volgt [eisers] hierin. Niet in geschil is dat Sunshine en de CV de naam Joris No Smell sinds 2016 gebruiken ter onderscheiding van hun producten en diensten, inclusief het onder 2.7 afgebeelde logo en de tekeningen van dieren. Sunshine en de CV moeten ten opzichte van [gedaagde sub 1] in privé en [gedaagde sub 2] dan ook worden aangemerkt als eerste gebruiker (de zogenaamde voorgebruiker) van de aanduidingen. [eisers] kunnen zich daarom beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij [gedaagde sub 2] bij het depot van het woordmerk Joris No Smell en het onder 2.14 opgenomen beeldmerk. Daar komt bij dat voldoende aannemelijk is dat [gedaagde sub 2] op de hoogte was van de vaststellingsovereenkomst omdat zij, anders dan zij heeft gesteld, wel degelijk intensief met [gedaagde sub 1] samenwerkt, getuige het visitekaartje dat [gedaagde sub 1] gebruikt. Zij lijkt dat overigens ook niet (langer) te ontkennen.

4.12. [gedaagde sub 2] heeft ter zitting nog aangevoerd dat zij al vanaf ongeveer 2005 de naam gebruikte en dus dat zij het voor-voorgebruik van de aanduidingen had. Het gebruik door [gedaagde sub 4] in samenwerking met [gedaagde sub 1] van de benaming No Smell in combinatie met een – op andere wijze dan de hiervóór bij 2.7 en 2.14 opgenomen afbeeldingen – getekend konijn met de naam Joris op zijn T-shirt in de jaren rond 2005 is aannemelijk geworden, doch niet het merkgebruik “Joris No Smell”. Daarna heeft het gebruik door [gedaagde sub 4] van de naam No Smell en de konijnnaam Joris een tijdje stil gelegen. Niet aannemelijk is geworden dat er op het moment dat [gedaagde sub 1] de productie weer opstartte een omvangrijk gebruik met enige bekendheid was door [gedaagde sub 4] sinds die tijd. Sunshine en de CV waren derhalve rechthebbende op de benaming, het logo en de dierenplaatjes.