Derde is niet de houder van dit Beneluxmerk
Uitspraak ingezonden door Remco van Leeuwen, Van Doorne N.V..
Merkenrecht. Beroep op uitputting, vrij verkeer van goederen en rechtsverwerking. Overdracht domeinnaam.
PAL houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van huidverzorgingsproducten onder het ingeschreven Beneluxwoordmerk PREP. Na de beëindiging van de samenwerking met PAL heeft Neomix de distributie en verkoop van crème onder het teken PREP voortgezet. Sindsdien neemt Neomix de producten af van de Italiaanse vennootschap Coswell S.p.A., die houdster is van het internationale woordmerk PREP en diverse (EU/internationale)beeldmerken. Ros Holding, enig aandeelhouder/bestuurder van Neomix, heeft een (in 2012 doorgehaald) Beneluxbeeldmerk.
Het verweer van Ros c.s. dat het merkrecht van PAL is uitgeput omdat de verhandelde producten door Coswell op de markt is gebracht, slaagt niet. Coswell is niet houder van het merk waarop PAL zich beroept. Uit de afwezigheid van het verzet tegen de verhandeling van PREP-producten in Italië, kan niet de conclusie worden getrokken dat Coswell toestemming van PAL heeft.
Het beroep op het vrije verkeer van goederen binnen de EU slaagt evenmin. De invoerbeperking is in dit geval echter gerechtvaardigd uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 34 VWEU (zo ook het HvJ EG in HAG II; IE-Klassieker EU-recht).
Een beroep op rechtsverwerking slaagt evenmin. Aan het feit dat PAL niet heeft opgetreden tegen de inschrijving van deze merken kan Ros c.s. echter niet zonder meer het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat PAL geen beroep meer zou doen op haar merkrecht tegen het gebruik van die merken in de Benelux.
Ros c.s. maakt inbreuk, de verbods- en nevenvorderingen worden toegewezen. De registratie van de domeinnaam prep-poducts.com dient onmiddellijk te worden opgeheven. De gevorderde opheffing van de "eventuele" registratie van andere domeinnamen dan prep-products.com, wordt afgewezen omdat gesteld noch gebleken is dat Ros c.s. andere domeinnamen heeft geregistreerd.
4.3. Het verweer van Ros c.s. dat het merkrecht van PAL is uitgeput omdat de door haar verhandelde producten door Coswell op de markt zijn gebracht, kan niet slagen. Van uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE kan immers alleen sprake zijn als de producten door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht. Coswell is niet de houder van het merk waarop PAL zich beroept.
4.7. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Ros c.s. inbreuk heeft gemaakt en nog maakt op het merk van PAL. Het gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen. De nevenvorderingen heeft Ros c.s. niet bestreden, afgezien van haar hiervoor verworpen verweer tegen de inbreuk. Ook die vorderingen zullen daarom grotendeels worden toegewezen. De gevorderde opheffing van de "eventuele" registratie van andere domeinnamen dan prep-products.com, wordt afgewezen omdat gesteld noch gebleken is dat Ros c.s. andere domeinnamen heeft geregistreerd. De gevorderde winstafdracht zal worden verwezen naar de schadestaat omdat de hoogte van de winst niet kan worden vastgesteld op basis van de gegevens die partijen in deze procedure hebben aangereikt.
Lees het vonnis HA ZA 12-541, schone pdf HA ZA 12-541.
