Door niet mee te werken aan overdracht
Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 april 2009, KG ZA 09-268, Newfigure Clinics B.V. tegen Olfers
Onderscheid auteursrecht op in beeldmerk gebruikt logo en het recht op het beeldmerk. Inschrijving merk op naam bestuurder / enig aandeelhouder vennootschap geen depot te kwader trouw en niet onrechtmatig jegens de (auteursrechthebbende) vennootschap. Bestuurder is niet verplicht het merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. Aangenomen moet worden dat de bestuurder het depot heeft verricht met toestemming van de vennootschap. Als enig bestuurder van de vennootschap is de wil van de bestuurder gelijk te stellen met de wil van de vennootschap.
Opmerkelijke, althans interessante, 1019h-overweging: “Gezien de door NewFigure aangevoerde rechtsgronden – overeenkomst en onrechtmatige daad - betreft het hier echter geen geschil over handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Ook voor zover NewFigure zich beroept op het auteursrecht op het logo zien haar vorderingen niet op handhaving van dat auteursrecht. Op een dergelijk geschil is Titel 15 van het derde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet van toepassing.”
4.3. NewFigure lijkt geen onderscheid te maken tussen het aan haar toekomende auteursrecht op het in het beeldmerk gebruikte logo en het recht op het beeldmerk. Dat zij auteursrechthebbende is betekent uiteraard nog niet dat zij dan ook rechthebbende op het merk is.
4.4. De voorzieningenrechter is het vooralsnog met Olfers eens dat niet is in te zien dat de registratie van het merk op zijn eigen naam als onrechtmatig jegens te vennootschap zou moeten worden aangemerkt. Olfers is niet verplicht dat merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. Van een merkdepot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 onder f BVIE is geen sprake omdat moet worden aangenomen dat Olfers het depot heeft verricht met toestemming van NewFigure oud. Als (enig) bestuurder van de vennootschap is de wil van Olfers gelijk te stellen aan die van de vennootschap.
4.5. Denkbaar is dat er omstandigheden zijn waaronder een dergelijk handelen in strijd komt met de door artikel 2:9 B.W. voorgeschreven behoorlijke taakvervulling indien Olfers een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld (vergelijk H.R. 10 januari 1997, LJN: ZC2243), maar voor een dergelijk verwijt heeft NewFigure onvoldoende gesteld. Daarvoor is in ieder geval niet doorslaggevend dat de vennootschap de kosten van het ontwerp van het logo en de merkregistratie heeft gedragen. Terecht stelt Olfers dat gebruikelijk is dit soort privé-uitgaven in een rekeningcourantverhouding met de vennootschap te boeken. Zo dat niet is gebeurd bestaat mogelijk een vordering ter hoogte van die kosten op Olfers. Het is echter geen grond voor overdracht van het merkrecht. Evenmin hecht de voorzieningenrechter veel belang aan het standpunt van NewFigure oud in een eerdere procedure. Dat standpunt zag mogelijk op het auteursrecht op het logo. Als NewFigure oud of Olfers in die procedure bedoeld heeft te stellen dat NewFigure oud merkhoudster was, was dat standpunt gezien de in deze procedure overgelegde merkinschrijving kennelijk fout.
4.6. Aansprakelijkheid van Olfers jegens NewFigure oud zou bovendien slechts kunnen leiden tot vorderingen op Olfers van de vennootschap. Uit de hiervoor weergegeven overeenkomsten tussen de curator en Sirius en Sirius en NewFigure is niet af te leiden dat ook deze vorderingen aan NewFigure zijn overgedragen.
4.8. Gelet op het voorgaande handelt Olfers niet in strijd met enig aan NewFigure toekomend recht of met door hem in acht te nemen ongeschreven normen door niet mee te werken aan overdracht.
4.9. De vorderingen dienen te worden afgewezen. NewFigure wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Partijen hebben beide aanspraak gemaakt op de volgens 1019h Rv. te berekenen proceskosten. Gezien de door NewFigure aangevoerde rechtsgronden – overeenkomst en onrechtmatige daad - betreft het hier echter geen geschil over handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Ook voor zover NewFigure zich beroept op het auteursrecht op het logo zien haar vorderingen niet op handhaving van dat auteursrecht. Op een dergelijk geschil is Titel 15 van het derde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet van toepassing. De proceskosten worden om die reden begroot aan de hand van het liquidatietarief.
Lees het vonnis hier.
