Dubbel sluiten exclusieve licentieovereenkomst

Hof Den Haag 28 januari 2020, IEF 19277, LS&R 1828; ECLI:NL:GHDHA:2020:1005 (Silife tegen Roka) Liquistone is rechthebbende van een octrooi van onder meer een octrooi dat de techniek voor het stabiliseren van siliciumzuur en de voortbrengselen van het stabiliseren van het siliciumzuur onder bescherming stelt. Liquistone en Silife Ltd. sloten op 29 mei 2010 een exclusieve licentieovereenkomst (Silife-licentieovereenkomst). Op 6 april 2013 sloten Liquistone en Roka een exclusieve licentieovereenkomst met betrekking tot hetzelfde octrooi (Roka-licentieovereenkomst). Het hof oordeelt dat de Silife-licentieovereenkomst niet rechtsgeldig ontbonden was.

In eerste aanleg heeft Silife c.s. (Silife Ltd., ABP, Silife BV, Silife India, Liquistone) staking door Roka c.s. (Roka, SI Tech, SI Africa, SI Indonesia, geïntimeerde 5, 6 en 7, Magnichem) van alle werkzaamheden die op enigerlei verband houden met de exploitatie van de in de Roka-licentieovereenkomst bedoelde octrooien en/of die op enigerlei wijze verband houden met de exploitatie van de knowhow ter zake van gestabiliseerd siliciumzuur gevorderd. Daarnaast vorderde Silife c.s. staking door Magnichem van alle productie-, marketing-, distributie- en verkoopactiviteiten die op enigerlei verband houden met de exploitatie van de in de Roka-licentieovereenkomst bedoelde octrooien en/of die op enigerlei wijze verband houden met de exploitatie van de knowhow ter zake van gestabiliseerd siliciumzuur. Deze vorderingen wijst de rechtbank af. In hoger beroep oordeelt het hof dat de rechtbank ten onrechte tot uitgangspunt heeft genomen dat voor toewijzing van het gevorderde gebod vereist is dat is komen vast te staan dat Roka c.s. de in de vordering bedoelde exploitatie zonder recht of titel uitvoert en dat die vordering dus alleen kan worden toegewezen als komt vast te staan dat de Roka-licentieovereenkomst niet (langer) geldig is. Het bestaan van een geldige overeenkomst staat niet aan eventueel onrechtmatig handelen in de weg. Of er sprake is van een onrechtmatige daad van Roka c.s. jegens Silife c.s., behandelt het hof per partij.

Allereerst is er sprake van wanprestatie van Liquistone jegens Silife Ltd., want de Silife-licentieovereenkomst is niet rechtsgeldig beëindigd. Derhalve was Liquistone gehouden deze na te komen. Liquistone is niet nagekomen, want zij heeft de aan Silife Ltd. verleende exclusiviteit geschonden. Daarnaast is sprake van een onrechtmatige daad van Liquistone jegens Silife BV en Silife India. Door een exclusieve licentie te verstrekken aan Roka, heeft Liquistone de belangen van Silife BV en Silife India (sublicentienemers van de exclusieve licentie van Silife Ltd) bij exclusiviteit verontachtzaamd, wat een onrechtmatige daad oplevert. Nu Roka van deze wanprestatie en onrechtmatige daad van Liquistone heeft geprofiteerd - Roka had anders immers niet de Roka-licentieovereenkomst gesloten - en bijkomende verzwarende omstandigheden hiertoe grond geven, is er sprake van onrechtmatig profiteren door Roka. Derhalve heeft ook Roka onrechtmatig gehandeld jegens de Silife-vennootschappen. Ten vierde handelt Roka onrechtmatig jegens Liquistone, omdat zij heeft geprofiteerd van het onrechtmatig handelen van bestuurder Lisida. Roka is door dit handelen namelijk in staat gesteld om de Roka-licentieovereenkomst te sluiten. Ten vijfde heeft geïntimeerde 5 onrechtmatig gehandeld jegens Silife c.s. Geïntimeerde 5 (adviseur van Roka) wist, althans moest weten, dat de Silife-licentieovereenkomst niet rechtsgeldig was ontbonden. Ook wist hij dat de Silife-vennootschappen schade zouden lijden ten gevolge van het sluiten van de Roka-licentieovereenkomst. Geïntimeerde 5 heeft hiermee de belangen van Silife c.s. verontachtzaamd. Ook geïntimeerde 6 (bestuurder van Roka) heeft onrechtmatig gehandeld jegens Silife c.s., omdat hij het onrechtmatig handelen van Roka heeft bewerkstelligd en hiermee ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

De vordering van Silife c.s. dat Roka c.s. wordt verboden om direct of indirect op welke wijze en in welke vorm dan ook werkzaamheden te verrichten die verband houden met de exploitatie van het octrooi, wordt dan ook toegewezen. Daarnaast wordt schadevergoeding van de door Silife c.s. geleden schade door het onrechtmatig handelen van Roka en geïntimeerde 5, 6 en 7, toegewezen.

5.9. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank bij haar beoordeling ten onrechte tot uitgangspunt genomen dat voor toewijzing van het gevorderde gebod is vereist dat komt vast te staan dat Roka c.s. de in de vordering bedoelde exploitatie zonder recht of titel uitvoert en dat die vordering dus alleen kan worden toegewezen als komt vast te staan dat de Roka-Licentieovereenkomst niet (langer) geldig is. Ook wanneer een partij op grond van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst handelt, is het onder omstandigheden immers mogelijk dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een ander. Voorts heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat indien Roka c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens Silife c.s., dit leidt tot schadeplichtigheid en niet tot toewijzing van de verbodsvordering. Onrechtmatig handelen kan onder meer leiden tot schadevergoeding in andere vorm dan geld (artikel 6:103 BW), welke (mede) kan bestaan uit een verbod van zeker (voortgezet) handelen om toekomstige schade te voorkomen. Het bestaan van een geldige overeenkomst staat daar niet aan in de weg.

5.65. De in r.o. 4.2. onder II weergegeven primaire vordering sub a is gelet op het onrechtmatig handelen van Roka, [geïntimeerde 5] , [geïntimeerde 6] en [geïntimeerde 7] toewijsbaar. Voor zover Roka c.s. heeft bedoeld te betogen dat geen plaats is voor toewijzing van de verbodsvordering, omdat het Octrooi slechts ziet op de vervaardiging van laboratoriumhoeveelheden gestabiliseerd siliciumzuur, verwerpt het hof dat betoog. De tekst van de octrooispecificatie maakt melding van de “preparation” (vervaardiging, bereiding, fabricatie) van gestabiliseerd siliciumzuur en maakt daarbij nergens onderscheid tussen productie op laboratoriumschaal en industriële schaal. Aan Roka c.s. kan wel worden toegegeven dat het gevorderde verbod wat onduidelijk is, in die zin dat wordt gesproken van “de licentierechten die onderwerp zijn van de licentieovereenkomst van 6 april 2013”, waar “het Octrooi” kan worden geschreven, en dat wordt gevraagd om een verbod van “werkzaamheden die verband houden met de exploitatie” van het Octrooi. Het is duidelijk dat Silife c.s. zich verzet tegen werkzaamheden met gebruikmaking van de in het Octrooi vervatte techniek en verdere exploitatie van het Octrooi. Het hof zal de formulering van het verbod in die zin aanpassen. Het hof verwerpt verder het betoog van Roka c.s. dat het verbod/de dwangsom te ruim is geformuleerd doordat indirect handelen daar ook onder valt. Silife c.s. hebben er belang bij dat het verbod zich uitstrekt tot indirect handelen, omdat Roka c.s. anders eenvoudig het verbod zouden kunnen omzeilen door een andere aan hen gelieerde vennootschap in te zetten. De toe te wijzen dwangsom zal wel, zoals door Roka c.s. verzocht, worden gemaximeerd.