EAGLE woordmerk wint het van jonger beeldmerk met toevoeging sport of supply

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2016, IEF 16109; IEFbe 1868; ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (eisers tegen Eagle cs)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eisers hebben een internationale onderneming voor recreatie- en sportproducten en daarvoor het woordmerk EAGLE. Eagle BV registreert beeldmerken en domeinnamen. Er is inbreuk op het Benelux woordmerk EAGLE in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE. De enkele toevoeging van de beschrijvende woorden sport, sport supply of wheels aan het woord EAGLE, dat ziet op merkfunctie en dominerend bestanddeel van de gebruikte tekens is, heft verwarringwekkende overeenstemming niet op. Gebruik handelsnaam/domeinnamen doet afbreuk aan onderscheidend vermogen merk. Merk EAGLE is van oudere datum dan de gevoerde handelsnaam gedaagde, zodat gebruik daarvan geen geldige reden op kan leveren (ex 5a Hnw).

4.11. De tekens en het Merk beschouwd binnen het hiervoor geschetste toetsingskader brengen de rechtbank tot het navolgende oordeel.
Aan het vereiste van soortgelijke waren is voldaan. [eiseressen] produceert onder meer schaatsen met zowel ijzers als met wielen en Eagle c.s. produceert en verhandelt (skate) rollerski’s, de daarvan onderdeel uitmakende wielen, scooter wielen en andere accessoires. Deze waren zijn alle sportartikelen en worden, zo blijkt uit de stukken, ook veelal door een en dezelfde aanbieder aan consumenten verkocht. De rechtbank sluit zich op dit punt dan ook aan bij de eerdere beslissingen van het BHIM en het Board of Appeal (zie 2.9).
Ook is sprake van een grote mate van gelijkenis tussen de tekens en het merk. Visueel, auditief en begripsmatig is het gebezigde woord EAGLE in alle door Eagle c.s. gebruikte tekens, met uitzondering van het logo, volstrekt identiek aan het woordmerk EAGLE van [eiseressen] Het verschil tussen het logo en het woordmerk is beperkt tot de visuele vormgeving van de letters, welk verschil - gelet op de ook hier bestaande auditieve en begripsmatige gelijkenis - van ondergeschikt belang wordt geacht. Het woord EAGLE, dat ziet op de merkfunctie, is ook het dominerende bestanddeel van de gecombineerde tekens; de enkele toevoeging van de beschrijvende woorden sport, sport supply of wheels kunnen daarom – anders dan Eagle c.s. betoogt – aan de grote mate van overeenstemming van de gecombineerde tekens met het merk niet afdoen. Door de mate van overeenstemming kan gemakkelijk verwarring ontstaan over de herkomst van de waren bij het relevante publiek: de gemiddeld oplettende consument van deze waren. De consument bestaat in het onderhavige geval uit de (leveranciers van de) sportbeoefenaar. Het enkele feit dat Eagle c.s. zich richt op meer gespecialiseerde verkooppunten voor een relatief kleine groep gebruikers, een niche markt, maakt nog niet dat sprake is van een geheel andere doelgroep, te minder nu aanbieders veelal beide producten verkopen. De rechtbank acht dit in samenhang bezien met de soortgelijkheid van de waren en de mate van overeenstemming, onvoldoende om te kunnen concluderen dat om die reden geen verwarring zou zijn te duchten. De term EAGLE is als fantasienaam ook geschikt om de herkomst van de waren te duiden; als merk heeft het voor de betrokken waren in beginsel dan ook onderscheidend vermogen. De rechtbank volgt Eagle c.s. in zoverre dat EAGLE wel een veel gebruikt algemeen bekend woord is, hetgeen af zou kunnen doen aan dit onderscheidend vermogen. Daarbij heeft echter te gelden dat voor zover dat veroorzaakt wordt door het gebruik van deze tekens voor dezelfde waren door Eagle c.s., dit bij de beoordeling – anders dan Eagle c.s. kennelijk meent – geen enkele rol mag spelen, nu de stelling dat [eiseressen] niet adequaat en snel genoeg zou zijn opgetreden tegen de vermeende inbreuk, gelet op het gemotiveerde verweer van [eiseressen] , onvoldoende door Eagle c.s. is onderbouwd. Daarbij komt dat het enkele feit dat de naam ook wel gebruikt wordt als merk voor andere waren of diensten nog niet maakt dat dit afdoet aan het onderscheidend vermogen als merk voor de onderhavige betrokken waren.

4.12. Een en ander in samenhang beschouwd leidt tot de conclusie dat de gelijkenis van de tekens en het Merk zodanig is dat daardoor verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan, zodat sprake is van inbreuk op het merkrecht van [eiseressen] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

4.16. De conclusie moet zijn dat tevens sprake is van inbreuk op het merkrecht van [eiseressen] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.17. Het hiervoor overwogene maakt dat strikt genomen artikel 5a Hnw als grondslag buiten bespreking kan blijven. Ten overvloede zij overwogen dat ook op grond van artikel 5a Hnw de conclusie moet zijn dat het oudere merk EAGLE van [eiseressen] voorgaat boven de jongere handelsnamen van Eagle c.s. In dit artikel is immers bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren die het merk bevat waarop een ander recht heeft, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waar is te duchten. Hiervoor onder 4.11 is reeds geoordeeld dat, gelet op de gelijkenis tussen de tekens en het merk en de soortgelijkheid van waren, verwarring omtrent de herkomst van de waren is te duchten. De toets of daarvan sprake is, is in het kader van artikel 5a Hnw niet anders. Het verweer van Eagle c.s. dat dit beroep faalt omdat geen sprake is van misleiding, had haar niet kunnen baten, nu dit vereiste niet door artikel 5a Hnw wordt gesteld.